Изменения законодательства Республики Казахстан по товарным знакам, наименованиям мест происхождения товаров и судебная практика Опубликовано в журнале Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2019, № 6, 7. С. 73 -80, С. 71 -79.

В статье А.А.Амангельды – докт. юрид. наук (г. Алматы, Республика Казахстан, aizhan_amangeldy@mail.ru), рассматриваются изменения законодательства, внесенные законом Республики Казахстан от 20 июня 2018 г. № 161-VI ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сфере интеллектуальной собственности», а также представлены примеры из судебной практики.

Ключевые слова: средство индивидуализации, исключительное право, передача исключительного права, уполномоченный орган, экспертная организация.

В 2018 г. законодательство Республики Казахстан (далее – РК) об интеллектуальной собственности претерпело множество изменений и дополнений. Это стало объективной необходимостью вследствие модернизации экономики Казахстана.

Законом Республики Казахстан от 20 июня 2018 года № 161-VI ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сфере интеллектуальной собственности» (далее – Закон РК от 20 июня 2018 г.) были внесены изменения, в частности, в закон Республики Казахстан от 26 июля 1999 г. № 456-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – закон РК «О товарных знаках»).

В рамках административной реформы, проводимой в Республике Казахстан, согласно ст. 3-1, 12, 31 закон аРК «О товарных знаках» часть функций уполномоченного государственного органа в сфере охраны товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров передана экспертной организации. В частности, это затронуло принятие решения о регистрации или об отказе в регистрации товарных знаков, наименований мест происхождения товаров; регистрацию товарных знаков и наименований мест происхождения товаров в Государственном реестре товарных знаков и Государственном реестре наименований мест происхождения товаров; выдачу охранного документа и его дубликатов; прекращение действия регистрации товарного знака (наименования места происхождения товаров) и признание недействительной регистрации товарного знака (наименования места происхождения товаров); регистрацию в Государственном реестре товарных знаков передачи исключительного права, предоставление права на использование товарного знака. Также в ст. 12 закон аРК «О товарных знаках» предусматривается, что решение о регистрации, частичной регистрации или об отказе в регистрации товарного знака принимается экспертной организацией. Аналогичное изменение коснулось и наименования места происхождения товара. В ст. 30 закона РК «О товарных знаках» сокращен срок проведения экспертизы наименования места происхождения товара с 6 месяцев до 30 рабочих дней с даты подачи заявки. Кроме того, в ст. 4 закона РК «О товарных знаках» введена норма, согласно которой исключительное право на товарный знак возникает с даты регистрации товарного знака в Государственном реестре товарных знаков.

Закон Республики Казахстан от 7 апреля 2015 г. № 300-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам правового регулирования сферы интеллектуальной собственности» исключил свидетельство на товарный знак, наименование места происхождения товара в качестве охранного документа и права на товарный знак и наименование места происхождения товара удостоверялись записью о регистрации товарного знака, наименования места происхождения. Однако Законом РК от 20 июня 2018 г. охранный документ (свидетельство) на товарный знак (знак обслуживания), наименование места происхождения товара возвращен.

Коснулись изменения и экспертизы товарных знаков. В ст. 11 закона РК «О товарных знаках» сокращены сроки проведения экспертизы заявки на товарный знак с 9 до 7 мес. с даты подачи заявки, что ускорит получение прав на товарные знаки правообладателями.

Следует отметить, что до 20 июня 2018 г. в Республике Казахстан сведения о поданных заявках на товарные знаки (знаки обслуживания) не публиковались на стадии экспертизы заявки. Однако в настоящее время закондополнен ст. 11-1, которая предусматривает осуществление публикации сведений о заявке, то есть после проведения предварительной экспертизы публикуются сведения о заявке на товарный знак. В ст. 14 закон аРК «О товарных знаках» уточнено, что в Государственном реестре товарных знаков указываются данные владельцев коллективного товарного знака и перечень субъектов, имеющих право на его использование.

Одна из тенденций проводимых в Казахстане реформ – сокращение сроков проведения административных процедур, что коснулось и сферы интеллектуальной деятельности. В частности, в п. 2 ст. 15 закон аРК «О товарных знаках» сокращены сроки внесения в Государственный реестр сведений о продлении срока действия регистрации товарного знака с 1 мес. до 10 рабочих дней с даты поступления ходатайства в экспертную организацию. Положительным моментом также является то, что в соответствии со ст. 18-1 закон аконкретизирован перечень документов, необходимых для признания товарного знака общеизвестным.

Изменения коснулись и досудебного урегулирования споров. В п. 4 ст. 19 закон аРК «О товарных знаках» изменена подведомственность рассмотрения спора об оспаривании регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих дате подачи возражения. Данный спор до 20 июня 2018 года рассматривался уполномоченным органом, а точнее апелляционным советом, являющимся подразделением уполномоченного органа по досудебному рассмотрению возражений заявителей. После указанной даты спор о регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих дате подачи возражения, рассматривается судом.

Исключена норма п. 6 ст. 19 закон аРК «О товарных знаках», а именно: владельцы товарных знаков, тождественных или сходных до степени смешения с общеизвестным товарным знаком и зарегистрированных до признания товарного знака таковым, сохраняют право на последующее их использование в течение срока, устанавливаемого уполномоченным органом, но не более чем на семь лет. Норма п. 7 ст. 19 закон аРК «О товарных знаках» перемещена в ст. 43-1 «Исчерпание исключительного права на товарный знак».

Следует отметить, что подача исков по спорам, связанным с использованием товарных знаков на территории Республики Казахстан, не редкость, поскольку истцы порой забывают о правиле исчерпания исключительных прав.

Приведем пример из судебной практики. Истец – компания «С.Т. лимитед» (далее – компания) обратился в суд с требованием к ТОО «М» признать его действия по использованию товарного знака «Enrico Cerini» на территории Республики Казахстан без разрешения правообладателя компании, нарушающими исключительные права компании и запретить ТОО «М» совершать без согласия правообладателя «любые действия по неправомерному использованию на территории Республики Казахстан охраняемого товарного знака «Enrico Cerini». Свои требования компания мотивировала тем, что является владельцем словесного товарного знака, зарегистрированного по Мадридской системе международной регистрации торговых знаков 15 октября 2015 г. за № 1301824. Товарный знак состоит из словесного обозначения «Enrico Cerini» и совмещенных букв «е» и «с».

Согласно информации из международного реестра товарных знаков ВОИС (Romarin), охрана по международной регистрации товарного знака распространяется на Республику Казахстан с 18 мая 2017 г. Соответственно, истец является владельцем товарного знака, имеющего правовую охрану в республике, и обладает исключительным правом на его использование в Республике Казахстан.

По мнению истца, ТОО «M» незаконно использует в Республике Казахстан товарный знак без его согласия. Так, ответчик в магазине, расположенном в торгово-развлекательном центре «Мега-2» снаружи и внутри использует вывеску с товарным знаком. Данное обстоятельство подтверждают фотоснимки. Кроме того, ответчик в указанном магазине осуществляет продажу мужской одежды, обозначенной товарным знаком, что подтверждается товарным чеком от 16 августа 2017 г. Таким образом, истец считает, что ответчик нарушил его исключительное право на товарный знак.

В судебном заседании представитель ответчика исковые требования не признал и просил в их удовлетворении отказать, пояснив, что ответчик не использует и никогда не использовал товарный знак «Enriko Cerini». Решением специализированного межрайонного экономического суда г. Алматы от 14 ноября 2017 г. в удовлетворении искового заявления компании отказано.

В апелляционной жалобе представитель истца просил решение суда отменить и вынести новое решение об удовлетворении иска в полном объеме. При этом он указал, что материалы дела доказывают факт владения и пользования ответчиком с 1 января 2017 по 5 октября 2017 г. арендованным помещением с изображением товарного знака «Enrico Cerini», а также осуществления в нем деятельности под этим товарным знаком.

Заслушав объяснения представителя истца, поддержавшего доводы апелляционной жалобы, объяснения представителя ответчика, возражавшего против доводов жалобы, рассмотрев материалы дела в полном объеме, проверив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции, оставил решение суда без изменения по следующим основаниям.

Отказывая в удовлетворении требований истца, суд первой инстанции правильно исходил из положений норм п. 7 ст. 19 закона, согласно которому не является нарушением исключительного права на товарный знак его использование другими лицами в отношении товаров, которые были правомерно введены в гражданский оборот на территории государств-членов Евразийского экономического союза непосредственно правообладателем товарного знака или с его согласия.

Товар под маркой «Enrico Cerini» на территорию Республики Казахстан был ввезен и введен в гражданский оборот индивидуальным предпринимателем М.М. с согласия правообладателя – компании «Энрико Серини ЭсЭрЭль» («Enriko Cerini SRL») по договору франшизы. Следуя изложенным обстоятельствам, апелляционная судебная коллегия согласилась с выводами суда первой инстанции о том, что действия ТОО «M» по реализации остатка товара индивидуального предпринимателя М.М. не являются нарушением исключительного права на товарный знак истца, поскольку указанный товар был ввезен на территорию Республики Казахстан с согласия правообладателя на основании договора франшизы.

Суд также установил, что ТОО «M» в магазине, расположенном в торгово-развлекательном центре «Мега-2», действительно использовала вывеску с товарным знаком «Enrico Cerini». Однако после окончания срока аренды помещения индивидуальным предпринимателем М.М. у ТОО «Meга-2» 17 октября 2017 г., а также договора франшизы указанная вывеска с товарным знаком была снята, что было подтверждено ответчиком.

Таким образом, суд не установил противоправных действий ответчика по неправомерному использованию на территории Республики Казахстан охраняемого товарного знака «Enrico Cerini». На основании изложенного апелляционная судебная коллегия посчитала, что оспариваемое решение суда является законным и обоснованным и подлежит оставлению без изменения, а апелляционная жалоба истца – без удовлетворения1.

Анализируя изменения в законодательстве Республики Казахстан о товарных знаках, следует обратить внимание на то, что в ст. 21 закон аРК «О товарных знаках» сделана, с нашей точки зрения, правильная попытка конкретизировать и уточнить понятийный аппарат по договорам, а именно:

передача исключительного права на товарный знак означает заключение договора уступки прав;

предоставление права использования товарного знака – это заключение договора комплексной предпринимательской лицензии или лицензионного договора.

Также в данной статье закона детализирована процедура регистрации договора уступки и лицензионного договора: передача исключительного права или лицензионный договор подлежит регистрации в течение 10 рабочих дней, следующих за днем получения заявления заинтересованной стороны договора. Изменены основания, временно препятствующие регистрации передачи права на товарный знак или предоставления права на его использование:

наличие срока для восстановления прекращенного действия исключительного права на товарный знак;

представление неполного пакета документов либо несоответствие сведений в представленных документах;

несоответствие сведений в представленных документах сведениям, содержащимся в Государственном реестре товарных знаков или в реестре, который ведется в соответствии с международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан.

В ст. 21 закона РК «О товарных знаках» увеличен и изменен перечень оснований для отказа в регистрации передачи права на товарный знак или предоставления права на его использование:

истечение срока для восстановления прекращенного срока действия исключительного права на товарный знак;

истечение срока для устранения оснований, временно препятствующих регистрации;

получение заявления о регистрации от лица, не являющегося стороной договора;

отсутствие регистрации права на распоряжение исключительным правом на товарный знак;

введение в заблуждение относительно товара или его изготовителя в случае передачи права на товарный знак;

наличие у стороны принятых обязательств, препятствующих предоставлению права на использование товарного знака.

Более того, ст. 23 закона РК «О товарных знаках» дополнена двумя основаниями для признания недействительной полностью или частично регистрации товарного знака, а именно:

если регистрация товарного знака произведена на имя представителя того, кто является владельцем тождественного или сходного до степени смешения товарного знака в одной из стран – участниц Парижской конвенции по охране промышленной собственности, без разрешения последнего. Возражение против регистрации товарного знака по указанному основанию вправе подать в уполномоченный орган владелец (правообладатель) товарного знака, зарегистрированного в одной из стран – участниц Конвенции;

если зарегистрированный товарный знак является тождественным или сходным до степени смешения в отношении однородных товаров или услуг с фирменным наименованием другого лица, исключительное право на которое в Республике Казахстан возникло ранее даты приоритета товарного знака.

Ст. 24 закона РК «О товарных знаках» дополнена еще одним основанием прекращения действия регистрации товарного знака и признания ее недействительной: ввиду тождественности товарного знака или сходства до степени смешения с товарным знаком, признанным общеизвестным в Республике Казахстан, в случае, если его использование способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

В ст. 29 закон арасширен перечень сведений, который прилагается к заявке на регистрацию наименования места происхождения товара: информация о качестве, репутации, других характеристиках товара, которые главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами. Данную информацию выдает уполномоченный орган, к отрасли которого относится заявленный товар.

П. 1 ст. 37 закона РК «О товарных знаках» предусматривает, что владелец наименования места происхождения товара обладает правом использования, а не исключительным правом в отношении указанного средства индивидуализации.

Как уже отмечалось, полномочия по принятию решения о регистрации или об отказе в регистрации товарного знака, наименования места происхождения товара переданы экспертной организации. Согласно ст. 41 закона РК «О товарных знаках» данные решения экспертной организации обжалуются в апелляционном совете уполномоченного органа в сфере охраны товарных знаков и наименований мест происхождения товаров. Также в данной статье из перечня возражений, рассматриваемых апелляционным советом, исключено заявление против действия регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием. Данное возражение подается и рассматривается в суде.

В п. 4-5 ст. 41 закона РК «О товарных знаках» конкретизированы требования по составу апелляционного совета и применению видеофиксации каждого его заседания. Полагаем, что применение видеофиксации заседания обеспечит прозрачность процесса и будет способствовать принятию объективных решений.

В ст. 41-2 закон апредусмотрен еще один вариант вынесения решения апелляционным советом в случае подачи и рассмотрения возражения: об отказе в удовлетворении возражения. Но в ст. 41-4 закон ауказано еще и такое принятие апелляционным советом решения, как оставление заявления без рассмотрения в случаях если: лицо, подавшее возражение, надлежаще извещенное о времени и месте проведения заседания апелляционного совета, не заявившее о рассмотрении возражения в его отсутствие, не явилось на заседание апелляционного совета по вторичному вызову; имеется ходатайство лица, подавшего возражение, об отзыве своего возражения.

Перечень споров, рассматриваемых в судебном порядке, дополнен в ст. 42 закона РК «О товарных знаках» еще двумя категориями дел:

против действия регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием;

о прекращении действия регистрации товарного знака, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, признанным общеизвестным в Республике Казахстан, в случае, если его использование способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Расширение сферы, где может применяться процедура медиации, остается актуальным для Республики Казахстан. Теперь медиация может быть применена и в сфере интеллектуальной собственности. Так, в ст. 42 закона РК «О товарных знаках» предусмотрена возможность разрешения по письменному соглашению сторон в порядке медиации или передачи на рассмотрение арбитража таких споров, как:

против действия регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием;

о нарушении исключительного права владельца (правообладателя) товарного знака или права пользования наименованием места происхождения товара;

о заключении и исполнении лицензионных договоров на использование товарного знака.

Данное решение законодателя вполне логично, поскольку, исходя из характера оснований многих споров, их можно разрешить медиацией, без обращения в суд.

(окончание следует)

В статье А.А. Амангельды – докт. юрид. Наук (г. Алматы, Республика Казахстан, aizhan_amangeldy@mail.ru), анализируются примеры из судебной практики, связанные с нарушением исключительного права на средства индивидуализации, в том числе связанные с изменениями, внесенными в законодательство республики по интеллектуальной собственности.

Ключевые слова: средство индивидуализации, исключительное право, передача исключительного права, уполномоченный орган, экспертная организация.

Анализ дел, рассмотренных в 2018 г., дает основания полагать, что для Республики Казахстан характерно увеличение числа рассмотрения споров в судебном порядке в связи с нарушением исключительного права на товарный знак. Приведем некоторые примеры по данной категории дел (споров) из судебной практики.

Компания «ЭсЭй» («S.A.») обратилась в суд к ТОО «А.М.», мотивировав свои требования тем, что истец надлежащим образом зарегистрирован и является обладателем исключительных прав на товарный знак, зарегистрированный в соответствии с нормами Мадридского соглашения о международной регистрации знаков под № 728472 для индивидуализации ряда товаров 30 класса МКТУ, в том числе кондитерских изделий.

В 2000 г. истец разработал линейку кондитерских изделий «Киндер Джой» («Kinder Joy») с игрушкой внутри, и их оригинальная индивидуальная упаковка, используется истцом и другими компаниями группы «Ф.» под его контролем с 2003 г. Истцу стало известно, что ответчик предлагает к продаже и продает шоколадные яйца «Кинг ЕГГ Бой» («King EGG BOY») и «Кинг ЕГГ Гел» («King EGG GIRL»), на упаковках, которых незаконно использованы обозначения, сходные с товарным знаком № 728472 до степени смешения. Обозначения «King EGG BOY» и «King EGG GIRL» сходны с товарным знаком № 728472 по внешней форме, наличию симметрии, виду и характеру изображений. Кроме того, сходство до степени смешения подтверждаются выводами специалиста ТОО «Э. познания и оценка».

При этом истец не заключал лицензионный договор с ответчиком об использовании товарного знака № 728472. В связи с этим, он просил суд обязать ответчика прекратить нарушение исключительных прав компании «ЭсЭй» на данный товарный знак, путем запрета применения, ввоза, хранения, предложения к продаже, продажи, рекламы, а также иного введения в гражданский оборот товара – шоколадные яйца «Кинг ЕГГ Бой» и «Кинг ЕГГ Гел» в индивидуальных упаковках, сходных до степени смешения с указанным товарным знаком.

Ответчик ТОО «А.М.» в суде первой инстанции исковые требования компании «ЭсЭй» не признал и просил в их удовлетворении отказать, пояснив, что упаковка с товарным знаком № 728472 не зарегистрирована, недостоверны сведения по экспертизе упаковки и доказательства по делу в части приобретения его индивидуальным предпринимателем Ю.С., отсутствуют полномочия самого истца и его представителя. При этом он отказался от проведения судебной экспертизы в центре судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан.

Эксперт в суде первой инстанции пояснила, что потребительская упаковка товара в виде яиц «Кинг ЕГГ Бой» и «Kинг ЕГГ Гел», изготовителя «БГве ДиТи лтд.Сти» («BGve DT Ltd.Sti»), массой нетто 15 гр., реализованного ТОО «А.М.», является сходной до степени смешения.

Решением специализированного межрайонного экономического суда г. Алматы от 12 декабря 2017 г. иск компании «ЭсЭй» к ТОО «А.М.» об устранении нарушений исключительных прав на товарный знак был удовлетворен. Решено: обязать ТОО «А.М.» прекратить нарушение исключительных прав компании «ЭсЭй» на товарный знак на индивидуальных упаковках, сходных до степени смешения с указанным товарным знаком. А также: обязать ТОО «А.М.» уничтожить, имеющийся в наличии товар – шоколадные яйца, и удалить сходные до степени смешения с указанным товарным знаком обозначения с материалов, которыми сопровождается выполнение работ или оказание услуг, в том числе, с документации, рекламы, вывесок. Взыскать с ТОО «А.М.» в пользу компании «ЭсЭй» расходы по уплате государственной пошлины.

В апелляционной жалобе ТОО «А.М.» просило решение суда отменить, поскольку суд первой инстанции не проверил полномочия доверенного лица и самого истца. Суд первой инстанции принял заключение, которое не является судебным.

Изучив материалы дела, заслушав доводы сторон, апелляционная судебная коллегия посчитала, что решение суда надлежит оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения по следующим основаниям. Как видно из материалов дела, и установлено судом первой инстанции, истец – компания «ЭсЭй» с 13 апреля 2000 г. до 24 января 2020 г. является владельцем товарного знака № 728472 для индивидуализации ряда товаров 30 класса МКТУ, в том числе для кондитерских изделий.

Однако ответчик – ТОО «А.М.» предлагает к продаже и продает шоколадные яйца «Кинг ЕГГ Бой» и «Кинг ЕГГ Гел», на упаковках которых использованы обозначения, сходные с указанным товарным знаком по внешней форме, наличию симметрии, виду и характеру изображений. Кроме того, сходство до степени смешения подтверждаются выводами специалиста ТОО «Э. познания и оценка». Суд первой инстанции обоснованно признал, что использование ответчиком товара шоколадные яйца в индивидуальных упаковках нарушает исключительные права истца, владельца товарного знака № 728472, и удовлетворил исковые требования.

Исходя из изложенных обстоятельств и доказательств, апелляционная судебная коллегия считает, что решение суда по существу является законным и обоснованным, оснований для его отмены нет. Доводы в апелляционной жалобе несостоятельны и удовлетворению не подлежат2.

ТОО «Д» обратилось в суд с иском к ТОО «А. сладости», индивидуальному предпринимателю «Чоко» («Choco») о признании незаконным использования ими товарного знака (со словесным обозначением «Дастархан»), зарегистрированного ТОО «Д.» согласно свидетельству на товарный знак от 13 марта 2000 г. № 10189, запрете ТОО «А. сладости» и индивидуальному предпринимателю «Чоко» производства, рекламы и реализации продукции с использованием товарного знака (со словесным обозначением «Дастархан»), зарегистрированного на ТОО «Д.». Заявленные требования мотивировались тем, что в начале 2016 г. было выявлено, что индивидуальный предприниматель производит для ТОО «А. сладости» печенье с названием «Дастархан».

2 июня 2016 г. ТОО «Д.» заключило с ТОО «Э. познания и оценка» договор на оказание услуг по производству судебно-товароведческого исследования. ТОО «Э. познания и оценка» подготовило судебно-товароведческое заключение, согласно которому словесное обозначение «Дастархан» на потребительской, групповой упаковках печенья из цельнозерновых злаков «Дастархан Bio завтрак» в ассортименте и на самой продукции – печенье, изготовлено индивидуальным предпринимателем «Чоко» для ТОО «А. сладости», которое является организацией реализатором, принимающей претензии.

В нарушение договоренностей индивидуальный предприниматель «Чоко» продолжает производить для ТОО «А. сладости» печенье со словесным обозначением «Дастархан».

Так, 14 октября 2016 г. снова была выпущена продукция, в частности, «Гречневое печенье без глютена, Дастархан Bio завтрак» со словесным обозначением «Дастархан» и размещена для продажи в розничной сети продаж, что является доказательством того, что ТОО «А. сладости» и индивидуальный предприниматель «Чоко» продолжают производство и реализацию. Кроме того, ТОО «А. сладости» рекламирует продукцию, производимую индивидуальным предпринимателем «Чоко» с использованием словесного обозначения «Дастархан», в Интернете на различных сайтах. Тем самым, незаконно используют товарный знак, принадлежащий ТОО «Д.», нарушая законные права и интересы ТОО «Д.», причиняя прямые убытки.

Специализированный межрайонный экономический суд г. Алматы 20 ноября 2017 г. вынес решение удовлетворить исковые требования ТОО «Д.» к ТОО «А. сладости», индивидуальному предпринимателю «Чоко» о признании незаконным использования товарного знака, запрете производства, рекламы и реализации продукции с его использованием. А также: признать незаконным использование ими товарного знака (со словесным обозначением «Дастархан») и запретить производство, рекламу и реализацию продукции с использованием указанного товарного знака.

Апелляционная инстанция приняла во внимание отсутствие согласия правообладателя ТОО «Д.» и признала, что использование товарного знака ответчиками является незаконным. В связи с этим исковые требования ТОО «Д.» суд удовлетворил правильно3. На наш взгляд, суд дал правильную оценку действиям ответчиков, и как следствие, принял верное решение.

ПравообладательТОО «Б. Медведь» обратилось в суд с иском, просило взыскать в солидарном порядке с ответчиков: ТОО «Т. Медведь», индивидуального предпринимателя «П.В.», ТОО «Ц. Медведь», индивидуальный предприниматель «Ким Е.В.» в пользу правообладателя причиненные незаконным использованием комбинированного товарного знака «Трактирь Медведь» с 23 октября 2014 г. по 23 октября 2015 г. убытки в размере 18 252 340 тенге, издержки, связанные с производством по делу в размере 2 141 337 тенге, расходы по уплате государственной пошлины.

Решением специализированного межрайонного экономического суда г. Алматы от 15 января 2018 г. взысканы солидарно с ТОО «Т. Медведь», ИП «П.В.», ТОО «Ц.Медведь» и ИП «Ким Е.В» в пользу ТОО «Б. Медведь» причиненные истцу незаконным использованием комбинированного товарного знака «Трактиръ Медведь» убытки в размере 18 252 340 тенге, расходы по оплате помощи представителя в размере 1 600 000 тенге, расходы по уплате государственной пошлины в размере 547 570 тенге и другие издержки, связанные с производством по делу в сумме 541 337 тенге.

Ответчики подали апелляционную жалобу.

Заслушав объяснения представителей сторон по обстоятельствам спора и доводам апелляционной жалобы, изучив материалы дела, коллегия пришла к следующему выводу. Материалы дела свидетельствуют, что ТОО «Т.Медведь» (является владельцем исключительного права на товарный знак «Трактиръ Медвъдь» с 14 сентября 2012 г.

10 февраля 2012 г. уполномоченным государственным органом зарегистрировано ТОО «Т.Медведь», в котором учредителями с 50% долей каждый выступили В.Н. и О.Б. 14 марта 2012 г. доли в ТОО «Т.Медведь» названными участниками товарищества были проданы своим супругам – Ф.Т. и Т.Б. В связи с этим произведена государственная перерегистрация юридического лица.

Ответчик П.В., действуя в качестве индивидуального предпринимателя, на основании договора от 21 апреля 2014 г. вел совместную деятельность с ТОО «Т. Медведь» в г. Алматы в помещении ресторана.

28 марта 2014 г. сестра супруги В.Н. Г.Т. и Е.В. в г. Астане зарегистрировала ТОО «Ц. Медведь». Ответчик Е.В., действуя в качестве индивидуального предпринимателя, на основании договора вела совместную деятельность с ТОО «Ц. Медведь» в г. Астана.

Использование товарного знака «Трактиръ Медвъдь» на вывесках, в рекламе и в меню указанных ресторанов подтверждалось материалами дела и не оспаривалось ответчиками.

Для дополнительной проверки факта наличия либо отсутствия реализации продукции клиентам ресторанов с использованием товарного знака «Трактиръ Медведь» с октября 2014 г. до октября 2015 г. суд истребовал у всех ответчиков кассовые документы за указанный исковой период. Ответчики не предоставили суду письменные разрешения на использование товарного знака «Трактиръ Медведь», отрицая его наличие.

Суд обоснованно не принял во внимание довод ответчиков о том, что использование ими товарного знака должно было оформляться и регистрироваться самим правообладателем – ТОО «Медведь» либо В.Н. как предыдущим правообладателем, поскольку закон не устанавливает для правообладателя такой обязанности, а содержит безусловный запрет на использование товарного знака третьими лицами без согласия правообладателя. Ответчики не смогли доказать правомерность использования ими товарного знака «Трактиръ Медведь»: наличие разрешения правообладателя либо передача исключительных прав на основании лицензионного договора, как того требует закон.

По мнению коллегии, фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, суд первой инстанции установил правильно, оснований для изменения, отмены обжалованного судебного акта, удовлетворения апелляционной жалобы, нет4. Очевидно, что для подтверждения прав на товарный знак требуется регистрация товарного знака на территории Республики Казахстан.

ОО «ИТФ Центрально-Азиатского континента» обратился в суд первой инстанции с иском к ОО «ITF Республики Казахстан» признать незаконным использование товарных знаков № 28173 и 38344 ОО «ITF Республики Казахстан» в своей деятельности на территории Республики Казахстан, запрещении ему использовать их любым способом и в любой форме для защиты исключительных прав правообладателя и потребителей (умышленное введение в заблуждение, охрана здоровья детей). Иск мотивировался тем, что истец имеет исключительное право на указанные товарные знаки на всей территории Республики Казахстан по классам товаров и услуг, указанных в свидетельстве, согласно МКТУ. Однако ответчик незаконно использует товарный знак правообладателя в своей деятельности на территории республики посредством своих филиалов, без его согласия, что нарушает все правовые акты, защищающие исключительные права. Правообладатель никогда не давал ответчику такое согласие. 

Специализированный межрайонный экономический суд г. Алматы иск ОО «ИТФ Центрально-Азиатского континента» от 20 февраля 2018 г. удовлетворил. Решение суда установлено:признать незаконными использование товарных знаков № 28173 и 38344 ОО «ITF Республики Казахстан» в своей деятельности по всей территории Республики Казахстан; запретить ОО «ITF Республики Казахстан» их использование в своей деятельности любым способом и в любой форме, для защиты исключительных прав правообладателя, прав потребителей (умышленное введение в заблуждение, охрана здоровья детей); взыскать с ОО «ITF Республики Казахстан» в пользу ОО «ИТФ Центрально-Азиатского континента» государственную пошлину в размере 2 269 тенге. 

Не согласившись с вынесенным решением суда первой инстанции, представитель ответчика обратился с апелляционной жалобой, в которой содержалась просьба отменить вынесенное решение по доводам, изложенным в жалобе. Заслушав объяснения лиц, участвующих в деле, исследовав материалы гражданского дела, оценив доводы апелляционной жалобы и письменного возражения к ней, судебная коллегия пришла к следующему выводу. 

Исследование материалов гражданского дела показало, что ОО «ИТФ Центрально-Азиатского континента» является владельцем товарных знаков № 28173 и 38344. Это подтверждается свидетельствами о регистрации от 15 января 2009 г. и 27 апреля 2012 г., выданными Комитетом по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан. Товарные знаки владелец использует в своей деятельности в воспитании, обеспечении учебного процесса, развлечениях, организации спортивных и культурно-просветительских мероприятий и т.д. 

ОО «ITF Республики Казахстан» также использует указанные товарные знаки в своей повседневной деятельности, схожей с деятельностью истца. Следует отметить, что используемые ответчиком в однородной с истцом деятельности изображения товарных знаков сходны до степени смешения с товарными знаками истца. Это свидетельствует о нарушении ответчиком исключительных прав истца на эти товарные знаки. При таких обстоятельствах, суд первой инстанции принял правильное решение. 

Судебная коллегия признала, что, рассматривая дело в пределах предъявленного иска, суд первой инстанции принял по существу обоснованное решение об удовлетворении иска. При этом фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, были установлены правильно, каких-либо нарушений при применении и толковании норм материального права, а также норм гражданского процессуального закона не допущено. 

Представленные примеры из судебной практики подтверждают, что защищаются и охраняются права правообладателей, которые прошли государственную регистрацию прав на товарные знаки. Основаниями предоставления или передачи прав являются лицензионный договор, договор уступки, франшиза и пр. Суд Республики Казахстан правильно квалифицирует гражданские правоотношения в связи с незаконным использованием товарных знаков. 

Однако в судебной практике Республики Казахстан появляются дела, в которых подан иск на правообладателя товарного знака. 

Истец ТОО «Голден ЭрТи» («Golden RT») обратился в суд с иском к АО «Каспиан» («Caspian») о признании товара с использованием этикетки АО «Каспиан» «Вкус, знакомый с детства, золотой ключик, Настоящий Буратино» незаконным, об обязывании ответчика прекратить использование товара с использованием этой этикетки, об изъятии из оборота и уничтожении за счет ответчика товара с ее использованием. Требования истца мотивировались тем, что ответчик – АО «Каспиан» является владельцем зарегистрированного товарного знака № 38732 от 11 июля 2011 г. «Настоящий Буратино». По мнению истца, ответчик, указав в наименовании товарного знака словосочетание «Настоящий Буратино», нарушил права и законные интересы других субъектов рынка, производящих аналогичные товары, в том числе и его права, некорректно сравнивая свою продукцию с товарами других производителей.

По мнению истца, ответчик нарушил Мадридское соглашение о международной регистрации знаков, Ниццкое соглашение о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, ратифицированные Республикой Казахстан.

Согласно доводам иска ответчик использует в названии товара превосходную степень в отсутствие документального подтверждения заявленного превосходства своего товара над товарами, производимыми другими компаниями, выпускающими лимонад «Буратино», включая и истца, так как из названия продукции «Настоящий Буратино» следует, что продукция других производителей не является настоящей. При этом, истец ссылался на заключение от 1 августа 2017 г. № 36, подготовленное специалистом.

В ходе судебного заседания неоднократно изменяя и уточняя исковые требования, истец в окончательном варианте просил суд: признать товар с использованием этикетки АО «Каспиан» – «Вкус, знакомый с детства, золотой ключик, Настоящий Буратино» незаконным, обязать ответчика прекратить использование товара с использованием этой этикетки, изъять из оборота и уничтожить за счет ответчика товар с ее использованием.

В судебном заседании представитель ответчика исковые требования не признал и просил отказать в удовлетворении иска. При этом он пояснил: чтобы считать деятельность ответчика, как осуществляемую по принципу недобросовестной конкуренции, необходимо иметь решение суда общей юрисдикции о признании ответчика виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 ст. 163 КоАП РК. К тому же имеется вступившее в законную силу решение специализированного межрайонного экономического суда г. Алматы от 9 июня 2017 г., которое удовлетворило исковые требования ответчика. Согласно решению суда истец совершил недобросовестные действия и хочет перенести ответственность в данный момент на ответчика. Суд посчитал, что у истца нет обоснованных оснований для подтверждения своих доводов. Заключение специалиста касается товарного знака и этикетки, а истец ведет речь о товаре. Суд указал, что заключение специалиста не подтверждено. Решением специализированного межрайонного экономического суда г. Алматы от 6 октября 2017 г. в удовлетворении исковых требований ТОО «Голден ЭрТи» было отказано в полном объеме.

В апелляционной жалобе представитель истца просил решение суда отменить и вынести новое решение, указывая, что суд первой инстанции дал неправильную правовую оценку представленным доказательствам и доводам истца, и выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Рассмотрев материалы дела в полном объеме, проверив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции решение суда оставил без изменения, руководствуясь следующими основаниями.

Суд установил, что ответчик АО «Каспиан» является владельцем товарного знака «Настоящий Буратино» на территории Республики Казахстан на основании свидетельства о регистрации от 9 июня 2012 г. № 38732 в отношении товаров 32 класса МКТУ (безалкогольные напитки). Действие свидетельства распространяется на всю территорию Республики Казахстан. Дата истечения срока действия регистрации товарного знака – 11 июля 2021 г.

Истец считает, что ответчик нарушает права и законные интересы иных субъектов рынка, используя словосочетание «Настоящий Буратино», которое, по его мнению, выражает некорректное сравнение своей продукции с товарами других производителей. Между тем, регистрация товарного знака ответчика никем не оспорена, следовательно, АО «Каспиан» законно использует товарный знак обозначенный словосочетанием «Настоящий Буратино» и осуществляет деятельность, используя данный товарный знак.

Кроме того, суд установил, что есть решение специализированного межрайонного экономического суда г. Алматы от 9 июня 2017 г., которым были удовлетворены исковые требования АО «Каспиан» к ТОО «Голден ЭрТи» о прекращении использования товарного знака, сходного до степени смешения. Этикетка товарного знака ТОО «Голден ЭрТи» продукции «Буратино» признана сходной до степени смешения с товарным знаком АО «Каспиан». Суд обязал ТОО «Голден ЭрТи» прекратить использование товарного знака «Буратино», схожего до степени смешения с товарным знаком АО «Каспиан», а также решил изъять из оборота и уничтожить за счет ТОО «Голден ЭрТи» продукцию, содержащую изображение товарного знака «Буратино».

Обстоятельства, прописанные в данном судебном акте указывают, что имеются достоверные доказательства того, что использование истцом ТОО «Голден ЭрТи» товарного знака «Буратино» незаконны. Поэтому судебная коллегия согласилась с выводами суда первой инстанции о том, что требования, заявленные истцом, необоснованны и подлежат отказу в удовлетворении.

Таким образом, коллегия посчитала, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, судом первой инстанции установлены правильно, каких-либо нарушений при применении и толковании норм материального права, а также норм гражданского процессуального законодательства не допущено. На основании изложенного оспариваемое решение суда оставлению без изменения, апелляционная жалоба представителя истца – без удовлетворения5.

Все вышеприведенные примеры из судебной практики Республики Казахстан по товарным знакам подтверждают рост конкуренции в предпринимательской среде. И, конечно, очень важно правильно оформлять права на товарные знаки.

Следует добавить, что в ст. 44 закона Республики Казахстан от 26 июля 1999 г. № 456-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон) предусмотрен еще один способ защиты права владельца (правообладателя) товарного знака или владельца права пользования наименованием места происхождения товара – это требование от нарушителя выплаты компенсации в размере, определяемом судом, исходя из характера нарушения, рыночной стоимости однородных (оригинальных) товаров, на которых размещен товарный знак, наименование места происхождения товара или обозначение, сходное с ними до степени смешения.

Также в ст. 46 закон аконкретизированы требования к патентному поверенному относительно трудового стажа и формы проведения аттестации – комплексного тестирования на знание законодательства Республики Казахстан в сфере охраны объектов интеллектуальной собственности. Данное положение верное, поскольку патентный поверенный должен не только знать законодательство республики, но и подтверждать свой статус.

Из ст. 46-2 закон аисключена норма об отзыве свидетельства патентного поверенного и предусмотрено еще одно основание для признания свидетельства патентного поверенного недействительным – вступившее в законную силу решение суда. В п. 5 ст. 46-2 закон апредусмотрено, что в случае поступления жалобы на действия патентного поверенного от физических или юридических лиц апелляционная комиссия приостанавливает действие свидетельства патентного поверенного на период рассмотрения жалобы.

Таким образом, очевидно, что изменения и дополнения в законодательстве Республики Казахстан в сфере интеллектуальной собственности от 20 июня 2018 г. направлены на улучшение положения правообладателей, в частности, и правовой охраны средств индивидуализации в целом. Также они способствуют упрощению административных процедур.

Список литературы

1. Интеллектуальная собственность в современном мире / Под ред. И.А. Близнеца. М.: Проспект, 2017.

2. Луткова О.В., Терентьева Л.В., Шахназарова Б.А. Основные проблемы охраны интеллектуальной собственности в международном частном праве: Учеб. пособие для магистров. М.: Проспект, 2017.

3. Правовая защита интеллектуальной собственности: Учеб. пособие для магистров/Под общ. ред. С.В. Мальцевой. М.: Юрайт, 2012.

4. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности: Учебник. М.: Проспект, 2009.

 1 http://office.sud.kz.

 2 http://office.sud.kz.

 3 http:///office.sud.kz

 4 http://office.sud.kz

 5 http://office.sud.kz.