Средства индивидуализации: новеллы законодательства Республики Казахстан и практика правопримененияОпубликовано в журнале Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. – № 5, 6. –2017. – С. 65-70, С. 66-71.

В статье А.А.Амангельды – докт. юрид. наук, доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин Евразийской юридической академии им. Д.А.Кунаева (г. Алматы, aizhan_amangeldy@mail.ru) рассмотрены основные изменения законодательства Республики Казахстан в 2015 г. регулирующие отношения, связанные с средствами индивидуализации. Проанализирована судебная практика по товарным знакам до и после 2015 г.

Ключевые слова: Республика Казахстан, средство индивидуализации, товарный знак, лицензионный договор, договор франчайзинга, исчерпание прав.

Часть I

В 2015 г. законодательство Республики Казахстан (далее – РК) об интеллектуальной собственности, в том числе и о средствах индивидуализации, претерпело множество изменений и дополнений. Это стало объективной необходимостью для вступления Казахстана в Евразийский экономический союз и ВТО. Так, законом Республики Казахстан от 7 апреля 2015 г. № 300-V3РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам правового регулирования сферы интеллектуальной собственности» (далее – Закон РК от 7 апреля 2015 г. № 300-V) были внесены определения следующих терминов:

знаки, сходные до степени смешения, – похожие знаки или обозначения, имеющие отличия отдельных элементов и ассоциативно воспринимающиеся потребителем как тождественные;

 тождественные товарные знаки – знаки или обозначения, совпадающие во всех элементах;

 однородные товары или услуги – товары или услуги, выполняющие одну функцию, относящиеся к одному роду (виду), которые при применении тождественных или сходных знаков на товарах могут вызывать у потребителя представление о принадлежности их одному производителю».

Согласно «Толковому словарю русского языка С.И.Ожегова» тождественный означает соответствующий чему-то, сходный – похожий, подобный чему-нибудь, аналогичный. Это очень важно, поскольку не подлежат регистрации в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с определенными товарными знаками. Благодаря внесению указанных понятий в законодательство РК четко понимается значение этих терминов. Рассмотрим позицию судов РК по этому вопросу.

Индивидуальный предприниматель С.М. обратился в суд с иском к Министерству юстиции РК о признании незаконным и отмене решения его апелляционного совета от 22 октября 2015 г. об отказе в удовлетворении возражения против регистрации товарного знака «Ochkarikoff.kz/Очкарикофф.кз» по свидетельству № 48054; признании недействительной регистрации товарного знака «Ochkarikoff.kz/Очкарикофф.кз» по свидетельству № 48054. Требования мотивировались тем, что оспариваемое решение апелляционного совета об отказе в удовлетворении возражения против регистрации товарного знака «Ochkarikoff.kz/Очкарикофф.кз» является незаконным, поскольку нарушает право истца на полное и беспрепятственное владение и использование принадлежащих ему товарных знаков «Ochkarik»/«Oчкарик», зарегистрированных с 2007 г. Так, зарегистрированный позже товарный знак «Ochkarikoff.kz/Очкарикофф.кз», принадлежащий ТОО «R», является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком истца в отношении однородных услуг и не подлежал регистрации.

Из материалов дела следует, что товарный знак истца «Ochkarik» по международной заявке от 26 июня 2007 г. № 979180 был зарегистрирован в отношении товаров 5, 9, 10, 14, 16, 18, 20, 21, 28, 32, 33 классов и услуг 35, 36, 42, 44 классов МКТУ. Регистрация была подана с распространением на территории РК и признана на основании решения от 20 ноября 2008 г.

Товарный знак истца «Oчкарик» по международной заявке от 2 июля 2007 г. № 935396 был зарегистрирован в отношении товаров 5 класса и услуг 35 класса МКТУ. Регистрация была подана с распространением на территории РК и признана на основании решения от 25 октября 2007 г.

ТОО «R» 2 июня 2014 г. подало заявку № 66570 на регистрацию товарного знака «OCHKARIKOFF.KZ»/«ОЧКАРИКОФФ.КЗ», по которой 6 марта 2015 г. Национальный институт интеллектуальной собственности вынес заключение о его регистрации с дискламацией буквенных обозначений «КZ» и «КЗ». После этого указанный товарный знак был зарегистрирован на основании свидетельства на товарный знак № 48054 в отношении услуг 35 класса МКТУ – продвижение товаров для третьих лиц посредством интернет-магазина.

Суд г. Астаны решил, что апелляционная жалоба должна быть оставлена без удовлетворения по следующим основаниям. Так, товарные знаки «OCHKARIKOFF.KZ»/«ОЧКАРИКОФФ.КЗ» и «Ochkarik»/«Очкарик» не являются тождественными либо сходными до степени смешения, поскольку отличаются по фонетике (звуковое сходство), графике (визуальное сходство) и семантике (сходство по смыслу). Оснований, которые бы препятствовали регистрации товарного знака «OCHKARIKOFF.KZ»/«ОЧКАРИКОФФ.КЗ», нет1.

Таким образом, суды при определении наличия тождественности и сходности до степени смешения руководствуются сходствами или отличиями по фонетике, графике и семантике. Следовательно, при определении наличия либо отсутствия указанных свойств необходимо проверять совпадения по данным категориям.

Также следует отметить, что Законом РК от 7 апреля 2015 г. № 300-V ст. 6 была дополнена подпунктом 3-1) закона от 26 июля 1999 г. № 456-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон о товарных знаках): не допускается регистрация товарных знаков, состоящих исключительно из обозначений, не обладающих различительной способностью, представляющих собой международные непатентуемые наименования лекарственных средств.

Под непатентуемыми лекарственными средствами подразумеваются международные непатентованные наименования, которые определяют фармацевтические вещества и активные фармацевтические ингредиенты. Каждое международное непатентованное наименование – это уникальное наименование, признаваемое во всем мире и являющееся общественной собственностью. Чтобы международные непатентованные наименования могли использоваться во всех странах мира, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сделала их формально доступными для общего пользования, вот почему они являются непатентованными. Ими можно пользоваться без каких-либо ограничений для идентификации фармацевтических веществ2.

Существенные изменения, внесенные Законом РК от 7 апреля 2015 г. № 300-V, претерпела ст. 7 Закона Республики Казахстан от 26 июля 1999 г. № 456-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон РК о товарных знаках), в частности подпункты 1) и 3) п. 1 ст. 7. Так не подлежат регистрации в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения:

с товарными знаками, зарегистрированными в РК и охраняемыми в силу международных договоров с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных товаров или услуг или с тождественными товарными знаками того же лица в отношении тех же товаров или услуг;

с признанными в установленном порядке общеизвестными в РК товарными знаками в отношении любых видов товаров и услуг;

 с обозначениями, заявленными на регистрацию с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных товаров или услуг (кроме отозванных) или с тождественными обозначениями того же лица в отношении тех же товаров или услуг.

Отныне регистрация обозначения в качестве товарного знака в отношении однородных товаров или услуг, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1) – 3) части первой указанного пункта, допускается при предоставлении согласия владельца товарного знака. Данная норма устанавливает более гибкие подходы к регулированию отношений по товарным знакам. Вместе с тем, ст. 17 Закона РК о товарных знаках устанавливает условия повторной регистрации товарного знака. В настоящее время товарный знак, тождественный или сходный до степени смешения с товарным знаком, срок действия регистрации которого истек, не может быть зарегистрирован на имя другого лица в течение одного года с даты прекращения действия регистрации такого товарного знака.

Так, судебная коллегия по гражданским делам суда г. Астаны рассмотрела гражданское дело по иску компании «П Ко , лтд.» к компании «СФЭ лтд.», ТОО «Доширак-К», Министерству юстиции Республики Казахстан о признании выпуска в гражданский оборот упаковки лапши «Доширак» фактом недобросовестной конкуренции, признании недействительной и отмене регистрации товарного знака «Доширак», признании незаконным заключения договоров исключительной лицензии и признании их недействительными и их отмене, обязании ответчиков устранить нарушения законодательства, прав и законных интересов заявителя.

Из материалов дела следует, что комбинированные товарные знаки, содержащие словесные элементы «Doshirak», «Dosirac», принадлежащие заявителю, были должным образом зарегистрированы в Республике Казахстан после регистрации оспариваемого товарного знака «Доширак». По сведениям открытого реестра товарных знаков Республики Казахстан, на имя компании «П Ко ., лтд.» зарегистрированы следующие знаки: комбинированный товарный знак по свидетельству РК от 19 февраля 2009 г. № 32768 в отношении товаров 32 класса МКТУ – различного вида напитки. Данный товарный знак не идентичен товарному знаку «Доширак» по свидетельству РК от 27 декабря 2010 г. № 37560, зарегистрированному в отношении неоднородных товаров. Комбинированный товарный знак («Dosirac») по свидетельству РК от 3 мая 2005 г. № 22126 зарегистрирован заявителем в отношении только части товаров 30 класса МКТУ, в том числе лапши быстрого приготовления.

Указанные знаки зарегистрированы в период действия исключительных прав на товарный знак «Доширак», согласно свидетельству от 2 мая 2002 г. № 15577, зарегистрированного в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ, перешедших с 2009 г. компании «СФЭ лтд.», которая является действующим владельцем, согласно зарегистрированного договора уступки. Следовательно, истец имеет право использовать в Республике Казахстан комбинированные товарные знаки, в том виде, в котором они зарегистрированы в отношении охраняемых товаров: комбинированный товарный знак «Dosirac» для лапши быстрого приготовления и комбинированный товарный знак «Doshirak» для различного вида напитков.

Таким образом, товарные знаки двух компаний в отношении товаров 30 класса МКТУ, в том числе лапши быстрого приготовления, а именно товарный знак «Dosirac» и товарный знак «Доширак» различаются и не схожи до степени смешения, способной вызвать введение в заблуждение потребителя относительно товара или его производителя. Данный факт подтверждается и более поздней регистрацией товарного знака заявителя «Dosirac» в отношении товаров 30 класса МКТУ, в том числе лапши быстрого приготовления.

Относительно комбинированного товарного знака по свидетельству РК от 19 февраля 2009 г. № 32768, коллегия считает, что в этом случае имеют место неоднородные товары, поскольку данный товарный знак заявителя зарегистрирован в отношении товаров 32 класса МКТУ – различного вида напитки. К тому же у указанного товарного знака заявителя также отсутствует сходство с оспариваемым товарным знаком до степени смешения3.

 Законом РК от 7 апреля 2015 г. № 300-V внесено положение о Сингапурском договоре о законах по товарным знакам от 27 марта 2006 г. Договор ратифицирован в Казахстане Законом РК от 8 апреля 2012 г. № 10-V. При этом в соответствии с п. 3 ст. 21 Закона РК о товарных знаках экспертиза и регистрация договоров о передаче прав одной из сторон которых является физическое или юридическое лицо иностранного государства–участника Сингапурского договора, осуществляются в соответствии с его положениями.

Цель Сингапурского договора – создание современной и динамичной международной нормативно-правовой базы, позволяющей гармонизировать административные процедуры регистрации товарных знаков. Он применяется к товарным знакам всех видов, подлежащих регистрации в соответствии с законодательством соответствующей договаривающейся стороны. В отличие от Договора о законах по товарным знакам (TLT) Сингапурский договор применяется в отношении всех товарных знаков, которые могут быть зарегистрированы по законодательству договаривающейся стороны. Его важная особенность заключается в том, что это первый международный документ, посвященный законодательству о товарных знаках, который признает нетрадиционные знаки. Договор применяется к товарным знакам любых видов, включая нетрадиционные визуальные знаки, такие, как голограммы, трехмерные знаки, цветовые знаки, позиционные знаки и знаки местоположения, знаки движения, а также невизуальные знаки, такие, как звуковые, обонятельные или осязательные.

Законом РК от 7 апреля 2015 г. № 300-V № 300-V в правовое регулирование сферы интеллектуальной собственности внесены изменения, касающиеся не только сроков и процедур, но и правомочий исключительных прав. Так, в частности, в подпункте 9) ст. 1 Закона РК о товарных знаках из числа действий, составляющих понятие «использование товарного знака или наименования места происхождения товара» исключено правомочие передачи права на товарный знак. На наш взгляд, это связано с тем, что использование и передача прав на использование прав на товарный знак не соотносятся между собой как родовое и видовое понятия, скорее посредством передачи происходит дальнейшее использование прав.

Благодаря внесенным изменениям и дополнениям расширен круг субъектов, которым предоставляются права на товарные знаки и наименования мест происхождения товаров. Отныне правовая охрана товарных знаков предоставляется физическим или юридическим лицам. В предыдущей редакции такое право предоставлялось лишь юридическим или физическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность. Так, в соответствии с п. 2 ст. 4 Закона РК о товарных знаках правовая охрана товарных знаков предоставляется физическим или юридическим лицам. Право на товарный знак удостоверяется записью о регистрации в Государственном реестре товарных знаков РК и подтверждается выпиской из государственного реестра товарных знаков РК.

Специальное законодательство РК в качестве договоров, опосредующих оборот товарных знаков, в частности в подпункте 2) п. 2 ст. 3 предусматривает, помимо лицензионного и сублицензионного договоров на использование товарного знака, договор комплексной предпринимательской лицензии и договор залога. Таким образом, если предметом данных договоров выступает объект интеллектуальной собственности, данные договоры подлежат государственной регистрации в уполномоченном органе.

Согласно ст. 21 Закона РК о товарных знаках передача права на товарный знак происходит на основании договора о передаче права на него, лицензионного договора, договора комплексной предпринимательской лицензии, договора залога товарного знака. Данные договоры должны быть заключены в письменной форме и зарегистрированы в уполномоченном органе. Несоблюдение письменной формы и требования о регистрации влечет за собой недействительность договора. Регистрация договора о передаче права на товарный знак, лицензионного договора, договора комплексной предпринимательской лицензии, договора залога осуществляется по результатам экспертизы материалов, проводимой экспертной организацией. Указанные договоры вступают в силу с даты их регистрации в уполномоченном органе.

Существенным изменением п. 1 ст. 8 Закона РК о товарных знаках является и то, что, начиная с 7 апреля 2015 г., заявка на товарный знак подается не одним или несколькими заявителями в экспертную организацию, а лишь одним заявителем. Изменены некоторые процедурные нормы, порядок проведения экспертизы дополнен важными процедурными моментами. Так, согласно п. 1 ст. 8 Закона РК о товарных знаках по результатам экспертизы заявителю в течение 10 рабочих дней направляется уведомление о принятии заявки к рассмотрению или прекращении делопроизводства. По письменному ходатайству заявителя при условии дополнительной оплаты экспертиза заявки на товарный знак проводится не позднее девяти месяцев, но не ранее шести месяцев с даты ее подачи. Данная норма позволяет сократить сроки ведения экспертизы.

 В соответствии со ст. 12 Закона РК о товарных знаках уточнены сроки уведомления о судьбе заявки. По результатам предварительной экспертизы заявителю в течение 10 рабочих дней сообщается о принятии заявки к рассмотрению, присвоении ей соответствующего номера, установлении даты подачи и даты приоритета либо об отказе в принятии заявки к рассмотрению в виде мотивированного заключения. В течение 10 рабочих дней экспертная организация направляет в уполномоченный орган экспертное заключение о регистрации, частичной регистрации либо об отказе в регистрации, вынесенное по результатам полной экспертизы. Экспертное заключение о предварительном отказе в регистрации направляется заявителю в течение 10 рабочих дней. В ст. 13 закона дополнены права заявителя. В частности, теперь заявитель имеет право ходатайствовать о приостановлении делопроизводства в связи с подачей возражения в апелляционный совет, а также об уступке права на получение товарного знака, знака обслуживания другому лицу без заключения договора.

 Согласно изменениям в ст. 18 Закона о товарных знаках выписка из государственного реестра товарных знаков подтверждает факт регистрации товарного знака, его приоритет, исключительное право его владельца на товарный знак в отношении товаров (услуг), указанных в Государственном реестре. Это означает, что с 7 апреля 2015 г. вместо охранного документа – свидетельства на товарный знак выдается выписка, проводится регистрация товарного знака. Соответственно правоустанавливающим фактом является регистрация, а не выдача охранного документа в виде свидетельства. Таким образом, свидетельство на товарный знак как охранный документ ликвидировано. Аналогичные изменения коснулись и наименований мест происхождения товара, поэтому правоустанаваливающим юридическим фактом выступает не выдача свидетельства на наименование места происхождения товара, а его регистрация.

(Окончание следует)

Часть II

Определенные дополнения, внесенные Законом РК от 07.04.2015 г. № 300-V,затронули и признание товарного знака общеизвестным.

Пункт 1 статьи 18-1ЗаконаРК о товарных знаках дополнен положением о том, что в течение двух месяцев с даты подачи заявки уполномоченный орган проверяет наличие необходимых документов, установленных законодательством Республики Казахстан, уведомляет заявителя о принятии заявки к рассмотрению и публикует сведения о ней на интернет-ресурсе для ознакомления и возможного направления в уполномоченный орган несогласий со стороны третьих лиц. По истечении трех месяцев с даты публикации заявка и прилагаемые к ней материалы, подтверждающие общеизвестность знака, рассматриваются уполномоченным органом. После истечения указанного срока уполномоченный орган в течение трех месяцев проводит рассмотрение заявки. Заявитель вправе вносить исправления, дополнения и уточнения в материалы заявки до завершения ее рассмотрения. При наличии несогласия со стороны третьих лиц заявителю направляется соответствующее уведомление, отзыв на которое заявитель представляет до вынесения заключения по результатам рассмотрения заявки4.

При этом сведения о фактическом признании товарного знака общеизвестным подтверждаются результатами опроса потребителей, который проводится специализированной независимой организацией на территории Республики Казахстан. Опрос должен охватывать город республиканского значения, столицу и не менее пяти городов областного значения. Общее количество респондентов в одном населенном пункте должно составлять не менее ста человек5.

Пунктом7 статья 19 Закона РК о товарных знаках предусмотрено, что не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были правомерно введены в гражданский оборот на территории государств-членов Евразийского экономического союза непосредственно правообладателем товарного знака или с его согласия6.

Введение данной нормы стало чрезвычайно важным для гражданского оборота всего Евразийского экономического союза. Принцип исчерпания существует с целью ограничения прав обладателей исключительных прав при последующем распространении товаров, содержащих объект интеллектуальной собственности в целях гибкости евразийского рынка реализации товаров и их свободного перемещения, что означает, что исключительное право исчерпывается при таких условиях.

Данное изменение было внесено в пункт 7 статьи 19 Закона о товарных знаках Законом Республики Казахстан от 7 апреля 2015 года № 300-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам правового регулирования сферы интеллектуальной собственности». До введения регионального принципа исчерпания исключительных прав действовал национальный принцип. И судебная практика решала споры именно в соответствии с национальным принципом исчерпания исключительных прав на товарный знак.

Компания «B and C Limited» обратилась в суд с иском к ТОО «Б» о признании действий по осуществлению ввоза на территорию Республики Казахстан по декларации №50417/120314/0002072 от 12.03.2014 года рома «Bacardi Anejo» в количестве 600 литров (600 бутылок) и рома «Bacardi 8 years» в количестве 240 литров (240 бутылок), маркированных охраняемыми товарными знаками «Bacardi», нарушающими исключительные права компании «Bi and C Limited» на товарные знаки «Bacardi», а потому незаконными; запрете ТОО «Б» не допускать впредь любые действия, нарушающие исключительные права Компании «B and C Limited» на товарные знаки «Bacardi» или создающие угрозу их нарушения на территории Республики Казахстан; немедленном удалении с приостановленного товара незаконно используемого товарного знака «Bacardi», при невозможности выполнить это требование уничтожить спорный товар в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан; обязании ТОО «Б» о немедленном опубликовании в республиканской газете «Казахстанская правда» или «Юридическая газета» объявления о допущенном нарушении, о прекращении ТОО «Б» дальнейшего противоправного использования товарного знака «Bacardi», мотивируя тем, что основанием для судебной защиты прав на интеллектуальную собственность – товарный знак явился факт ввоза на территорию Республики Казахстан ответчиком рома «Bacardi Anejo» и рома «Bacardi 8 years», маркированных охраняемым товарным знаком «Bacardi», без разрешения правообладателя – Компании «B and C Limited». Данный факт подтвержден сообщением Департамента таможенного контроля по Актюбинской области, согласно которому ответчиком на этапе таможенного оформления по процедуре выпуска для внутреннего потребления «ИМ-40» на территорию Республики Казахстан по декларации №50417/120314/0002072 от 12.03.2014 года осуществлен ввоз и таможенное оформление указанного рома, обозначенного охраняемым товарным знаком «Bacardi». Согласно таможенному реестру объектов интеллектуальной собственности Республики Казахстан ТОО «Б» не является правообладателем или доверенным лицом правообладателя. Исключительное право на использование товарных знаков «Bacardi» принадлежит истцу на основании свидетельства на словесный товарный знак «Bacardi» за №3498 от 20.11.1995 года и свидетельства на изобразительный товарный знак за №3497 от 20.11.1995 года в отношении товаров 33 класса МКТУ (алкогольные напитки, за исключением пива) со сроком действия до 25.10.2023 года. Свидетельства зарегистрированы в порядке национальной регистрации в Комитете по правам интеллектуальной собственности Министерства Юстиции РК.

Истец пояснил, что компания не отрицает, что ввезенный ТОО «Бриг» является оригиналом продукции, товар маркирован компанией имеющей право на изготовление продукции и имеющим права на использование товарного знака.

Суд установил, что ввезенный товар обозначен словесным товарным знаком «Bacardi» по международной регистрации №896154 от 24.07.2006 года, словесным товарным знаком в виде росписи «Bacardis» по международной регистрации №775251 от 19.12.2001 года, изобразительным товарным знаком в цвете (красный, черный, золотистый) в виде летучей мыши по международной регистрации №1088940 от 13.05.2011 года, черно-белым изобразительным товарным знаком в виде летучей мыши по международной регистрации №1086092 от 13.05.2011 года, владельцем которых является компания «B and C Limited».

Установлено, что ввезенный товар с маркированным правообладателем товарным знаком приобретен на территории Европейского сообщества, без каких-либо ограничений и запретов, как со стороны продавца, так и правообладателя. Товарный знак «Bacardi», имеющийся на бутылках рома не является имитацией, ни воспроизведением и не способен вызвать заблуждение у потребителей относительно изготовителя.

Суд выяснил, что международным законодательством предусмотрено, что только на продукт, незаконно снабженный товарным знаком налагается арест при ввозе в те страны, в которых этот знак имеет право на законную охрану, только в этом случае признается нарушением исключительного права владельца товарного знака. Доказательства о незаконном снабжении товарными знаками №3497, №3498 ввезенного товара ответчиком, истцом суду не представлены.

Суд, по нашему мнению, совершенно верно посчитал необходимым применение национального принципа исчерпания прав, и правильно пришел к выводу, что не имеет место нарушение имущественного права владельца на использование товарного знакалюбым способом по своему усмотрению, который изготовил и применил товарный знак и реализовал продукцию, получив плату от реализации. Требование о пресечении торговли оригиналом продукции является в силу ст. 8,11 ГК РК актом злоупотребления своим правом. Установив, что ответчик не нарушает исключительные права истца на объект интеллектуальной собственности, суд решил, что иск не обоснован и не подлежит удовлетворению7.

В данном примере наглядно показано, что до введения регионального принципа исчерпания прав на товарный знак, суды РК применяли национальный принцип, совершенно верно определяли, был ли введен товар на территории РК на законном основании или нет.

Другим примером неверной аргументации в пользу регионального принципа является дело, рассмотренное СМЭС г. Алматы 4 августа 2014 года. По гражданскому делу по иску компании «NissanJKK» к TOO «CC» о защите исключительного права на товарные знаки «Nissan» ответчик ссылался на региональный принцип исчерпания. Судом достоверно установлено, что ответчик использует товарные знаки «NISSAN» без разрешения (согласия) правообладателя, а также без лицензионного договора с ним на использование указанных товарных знаков на территории Республики Казахстан, что не оспаривается ответчиком.

В ходе судебного разбирательства представитель истца заявил, что владелец товарных знаков «Nissan» компания «NissanJKK» своего разрешения или согласия ответчику на их использование на территории Республики Казахстан не давал, лицензионного договора с ответчиком на использование указанных товарных знаков на территории Республики Казахстан не заключал. Доводы ответчика о том, что введение в гражданский оборот России путем продажи автомобилей российским дистрибьютором и последующая перепродажа транспортных средств в Казахстан, исключает нарушение исключительного права владельца товарных знаков, суд признает несостоятельными и подлежащими отклонению, как противоречащие материалам дела и основанные на неверном толковании норм материального права. Московская компания «Ниссан МРус» является официальным дистрибьютором только на территории Российской Федерации, а ООО «Р» - официальным дилером только на территории Челябинской области Российской Федерации. Ни ООО «Ниссан МРус», ниООО «Р» не полномочны и не правомочны продавать автомобили «Nissan» в Казахстане без согласия правообладателя на использование охраняемых товарных знаков на территории РК8  .

  Мы с данным выводом СМЭС г. Алматы согласны, поскольку на момент рассмотрения дела региональный принцип исчерпания прав на товарный знак еще не действовал в законодательстве РК и потому применен быть не мог при рассмотрении данного дела.

  7 апреля 2015 года  статья 41 Закона РК о товарных знаках была дополнена  пунктом 1-1 следующего содержания: «1-1. Досудебное рассмотрение споров по указанным в пункте 1 настоящей статьи возражениям является обязательным.»

  Таким образом,  Законом РК от 7 апреля 2015 года № 300-V ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан 

 по вопросам правового регулирования сферы интеллектуальной собственности» был введен обязательный досудебный порядок споров по следующим категориям дел:

  1) на решения уполномоченного органа (заключения экспертной организации) об отказе в регистрации товарного знака, в том числе отказы в регистрации товарного знака, принятые по результатам экспертизы заявленного обозначения в соответствии с пунктами 1, 2 статьи 5 Мадридского соглашения;

  2) на решения уполномоченного органа об отказе в регистрации и (или) предоставлении права пользования наименованием места происхождения товара;

  3) против регистрации товарного знака, в том числе в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Мадридского соглашения;

  4) против регистрации и (или) предоставления права пользования наименованием места происхождения товара;

  5) против действия регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием9  .

  Досудебный порядок урегулирования споров предусмотрен для той категории дел, в который объектом выступают объекты патентного права, селекционные достижения и средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ и услуг.   

В свою очередь 31 октября 2015 года  Законом РК № 378-V ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан

 по вопросам совершенствования системы отправления правосудия» статья 42 была дополнена подпунктом 1-1, а именно: «1-1. Заявления на решения уполномоченного органа, указанные в пункте 2 статьи 41 настоящего Закона, подаются в суд после рассмотрения соответствующих возражений в апелляционном совете.».

  Так, после 31 октября 2015 года  заявления  заинтересованных лиц на следующие решения уполномоченного органа в первую очередь подаются в апелляционный совет, а после рассмотрения этих заявлений (возражений) апелляционным советом подаются на рассмотрение в суд:

  1) на решения уполномоченного органа (заключения экспертной организации) об отказе в регистрации товарного знака, в том числе отказы в регистрации товарного знака, принятые по результатам экспертизы заявленного обозначения в соответствии с пунктами 1, 2 статьи 5 Мадридского соглашения;

  2) на решения уполномоченного органа об отказе в регистрации и (или) предоставлении права пользования наименованием места происхождения товара;

  3) против регистрации товарного знака, в том числе в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Мадридского соглашения;

  4) против регистрации и (или) предоставления права пользования наименованием места происхождения товара;

  5) против действия регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием10  .

  Таким образом, в обязательном порядке должен быть соблюден досудебный порядок.  

  Закон Республики Казахстан от 27 октября 2015 года № 365-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан в связи с вступлением во Всемирную торговую организацию» изменил редакцию статьи 1032 Гражданского кодекса Республики Казахстан   касательно ответственности за нарушение права на товарный знак. В предыдущей редакции данной статьи содержалось, что лицо, неправомерно использующее товарный знак, обязано уничтожить изготовленные изображения товарного знака, удалить с товара или его упаковки незаконно используемый товарный знак или обозначение, сходное с ним до степени смешения. При невозможности выполнить требования, установленные частью второй настоящей статьи, соответствующий товар подлежит уничтожению11  .

  В новой редакции вышеуказанная статья ГК РК гласит: «Лицо, неправомерно использующее товарный знак, обязано:

  1) уничтожить товар, упаковку товара, на которых размещены незаконно используемый товарный знак, наименование места происхождения товара или обозначение, сходное с ним до степени смешения, за исключением оригинальных товаров с товарным знаком, нанесенным самим правообладателем. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, уничтожить с товара и его упаковки незаконно используемое изображение товарного знака, наименования места происхождения товара или обозначение, сходное с ним до степени смешения;

  2) удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок»12  .

     Следует отметить, что в этой связи существенно изменилась редакция статьи 44 Закона РК о товарных знаках в соответствии с которой, лицо, неправомерно использующее товарный знак или наименование места происхождения товара либо обозначение, сходное с ними до степени смешения, обязано не только прекратить нарушение и возместить владельцу товарного знака или права пользования наименованием места происхождения товара понесенные им убытки, но и  уничтожить товар, упаковку товара, на которых размещены незаконно используемые товарный знак, наименование места происхождения товара или обозначение, сходное с ними до степени смешения, за исключением оригинальных товаров с товарным знаком, нанесенным самим правообладателем. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, уничтожить с товара и его упаковки незаконно используемые изображения товарного знака, наименование места происхождения товара или обозначение, сходное с ними до степени смешения. Более того нарушитель должен удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок13  .

  Внесение изменений и дополнений норм законодательства РК о товарных знаках является важным и логичным шагом. Требовали уточнения процедурные вопросы, внедрение регионального принципа исчерпания исключительных прав и требование об уничтожении контрафактной продукции стало следствием создания единого евразийского рынка.  

 1 Постановление судебной коллегии по гражданским делам суда г. Астаны от 8 июня 2016 г.

 2 Таржанова А. Некоторые вопросы регистрации наименований лекарственных средств//http://group-global.org/ru/publication/8158-nekotorye-voprosy-registracii-naimenovaniya-lekarstvennyh-sredstv

 3 Дело судебной коллегии по гражданским делам суда г. Астаны от 1 июня 2016 г. № 7199-16-00-2а/2097.

 4 Закон Республики Казахстан от 26 июля 1999 года № 456-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» // http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1014203#pos=325;-280.

 5 Закон Республики Казахстан от 26 июля 1999 года № 456-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» // http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1014203#pos=325;-280.

 6 Закон РК от 26 июля 1999 года №456-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» // http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1014203#pos=325;-280.

 7 Дело СМЭС Актюбинской области №2-178/15 от 17 февраля 2015 года

 8 Дело СМЭС г. Алматы  № 2-6492/2014 от 4 августа 2014 года.

 9 Закон Республики Казахстан от 26 июля 1999 года № 456-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» // http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1014203#pos=582;-297.

 10 Закон Республики Казахстан от 26 июля 1999 года № 456-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» // http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1014203#pos=644;-294.

 11 Гражданский кодекс Республики Казахстан от 1 июля 1999 года № 409-I (Особенная часть) // http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1013880#pos=4532;-211.

 12 Закон Республики Казахстан от 27 октября 2015 года № 365-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан в связи с вступлением во Всемирную торговую организацию» // http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37483655#pos=6;-247.

 13 Закон Республики Казахстан от 26 июля 1999 года № 456-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» // http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1014203#pos=658;-285.