Проблема правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, созданных в результате переработки, по законодательству Республики Казахстан

Данная статья посвящена исследованию институтов производных произведений и переработки отдельных объектов интеллектуальной собственности.

В статье проанализированы различные подходы к понятию производного произведения, соотношения оригинального и производного произведения. Уделено внимание анализу трудов ученых, посвященных институту переработки.

Автором проведен сравнительно-правовой анализ положений о переработке по законодательству Республики Казахстан и Российской Федерации.  

В статье проведено детальное исследование понятийного аппарата, проблемам в Законе Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах», Патентном законе Республики Казахстан и Законе Республики Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товара». Например, в Патентом законе РК упоминается термин зависимого изобретения, но понятия ему не дано.

Изучение данных аспектов имеют свою значимость и актуальность, поскольку в гражданский оборот активно вводятся такие объекты. И недостаточное внимание казахстанских ученых к разрешению отдельных аспектов приводит к трудностям правоприменительной практики. В статье проведен анализ судебной практики в Казахстане, в которой отмечаются вопросы, которые требуют более глубокого и тщательного анализа судами, исключающего формальный подход.

В статье рассматривается проблема зависимых объектов патентного права, которая состоит в том, можно ли относить такие объекты к результатам интеллектуальной творческой деятельности, поскольку может возникнуть проблема в определении изобретательского уровня и новизны этих объектов как критериев патентоспособности.

Переработка актуальна и в отношении средств индивидуализации. Схожим до степени смешения, не имеющим функции идентификации и отличимости одного средства от другого средства индивидуализации по формальным признакам, установленным законодательством РК будет отказано в предоставлении правовой охраны.

Ключевые слова: переработка, производное произведение, модификация, программа ЭВМ, исключительное право, правообладатель, автор, параллельное творчество.

Во всех институтах права интеллектуальной собственности существуют производные (зависимые) объекты, созданные в результате переработки.

Авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства. В результате переработки определенного произведения могут создаваться производные произведения, но проблема заключается в том, чтобы определить оригинальность таких произведений.  

Кроме того, учитывая, что творчество не ограничивается, и в результате творческой интеллектуальной деятельности автора могут быть созданы похожие произведения, и не ясно, их нужно признавать производными или оригинальными.

Базовой предпосылкой существования производных результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации является объективное свойство любой интеллектуальной деятельности, заключающееся в том, что новые результаты интеллектуальной деятельности создаются с использованием в той или мной степени уже существующих достижений культуры[1].

В истории можно найти много случаев, когда одни произведения были написаны под влиянием или впечатлением от других. Например, очевидным является сходство истории персонажа «Буратино» Алексея Толстого с героем «Пиноккио» Карло Коллоди. Примером такого же вдохновения работой другого автора является серия книг «Волшебник изумрудного города» Александра Волкова, который был вдохновлен работой Лаймена Френка Баума «Волшебник страны Оз»[2]. Но содержание данных произведений разное.

Обращаясь к законодательству Республики Казахстан (далее - РК), следует отметить, что нормы, регулирующие данный аспект общественных отношений, имеются. Производные произведения также выступают объектом авторского права.

Согласно пункту 1 статьи 971 Гражданского кодекса РК (далее - ГК) авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от их назначения, содержания и достоинства, а также способа и формы их выражения.  

П. 3 ст. 7 Закона Республики Казахстан от 10 июня 1996 года № 6-І «Об авторском праве и смежных правах» (далее - Закон об авторском праве, ЗоАП РК) предусмотрено, что к объектам авторского права также относятся:

1) производные произведения (переводы, обработки, аннотации, рефераты, резюме, обзоры, инсценировки, музыкальные аранжировки и другие переработки произведений науки, литературы и искусства);

2) сборники (энциклопедии, антологии, базы данных) и другие составные произведения, представляющие собой по подбору и (или) расположению материалов результат творческого труда.

Производные и составные произведения охраняются авторским правом независимо от того, являются ли объектами авторского права произведения, на которых они основаны или которые они включают[3].

Согласно пп. 33) ст. 2 Закона об авторском праве переработка произведения - это изменение оригинального произведения из одного жанра в другой. При этом видами переработки произведения являются инсценировка, постановка и аранжировка оригинального произведения[4]. В свою очередь в соответствии со статьей 34 Закона РК Об авторском праве объектами смежных прав являются постановки, исполнения, фонограммы, передачи организаций эфирного и кабельного вещания независимо от их назначения, содержания и достоинства, а также от способа и формы их выражения. То есть можно сделать вывод, что результатом переработки может стать не только производное произведение, но и объект смежных прав, например, в виде постановки. Да и в основе создания любого объекта смежных прав лежит объект авторского права. Более того, для создания, например, фонограммы или иного объекта смежных прав необходимо разрешение автора (композитора, поэта) на использование музыкального произведения с текстом, если конечно объект авторского права не перешел в общественное достояние. Таким образом, у производного произведения и объектов смежных прав, есть общие признаки: 1) то, что они зависимы от оригинальных объектов авторского права; 2) необходимо разрешение от правообладателей на использование оригинальных объектов авторского права.  

В результате переработки возникает производное произведение, которое согласно пп. 34) ст. 2 Закона об авторском праве определено как произведение, которое создано в результате творческой переработки другого произведения[5].

Данные положения вполне соответствуют положениям Бернской Конвенции об охране литературных и художественных произведений (далее - Бернская Конвенция), ратифицированной в Казахстане, согласно п. (3) ст. 2 которой переводы, адаптации, музыкальные аранжировки и другие переделки литературного или художественного произведения охраняются наравне с оригинальными произведениями без ущерба правам автора оригинального произведения[6].

Специфика правовой охраны производных произведений обусловлена особенностями их появления как результата переработки первоначального произведения. Переработка произведения является одним из способов использования произведения и, безусловно, вызывает практический интерес[7].

Вызывает интерес потому, что право на переработку является одним из правомочий исключительного права, принадлежащего автору или иному правообладателю, следовательно, чтобы произвести переработку необходимо получить на это разрешение управомоченного субъекта оригинального произведения, кроме случаев, когда оригинальное произведение передано в общественное достояние.

Переработка является одним из способов использования произведения, право на переработку носит имущественный характер и входит в состав исключительного права. Производное произведение появляется на свет благодаря первоначальному, то есть оригинальному произведению. Соответственно, важным признаком производного произведения является его создание на основе существующего авторского объекта, в отношении которого еще действует исключительное право или уже утратило силу по истечении срока[8].

И поскольку производное произведение является объектом авторского права, следовательно, оно должно также соответствовать критериям охраноспособности.

Производное произведение как объект авторского права должно обладать такими признаками как творческий характер и объективная форма выражения этого результата[9].

Отличительными признаками производного произведения от иных произведений являются: во-первых, то, что оно создается на основе ранее созданного произведения другим автором; во-вторых, создатель нового произведения заимствует полностью или частично охраняемые элементы оригинального произведения, к примеру, персонажи; и в-третьих, замысел автора оригинального произведения должен быть сохранен и не искажен автором производного произведения[10].

1. Переводчикам и авторам других производных произведений принадлежит авторское право на осуществленный ими перевод, переделку, аранжировку или другую переработку. 

Переводчик и автор другого производного произведения пользуется авторским правом на созданное им произведение при условии соблюдения им прав автора произведения, подвергшегося переводу, переделке, аранжировке или другой переработке. 

2. Авторское право переводчиков и авторов других производных произведений не препятствует иным лицам осуществлять свои переводы и переработки тех же произведений. »[11]

Переделывать, аранжировать или другим образом перерабатывать произведение (право на переработку) - это правомочия, которые входят в содержание исключительного права автора или правообладателя (пп. 10 ст. 16 Закона об авторском праве).

Объекты авторского права охраняются в силу создания, но законодательство РК предусматривает возможности произвести внесение сведений в Реестр. В этом случае в соответствии с п. 2 ст. 9-1 Закона об авторском праве к заявлению о внесении сведений в Реестр прилагаются экземпляр произведения и копия документа, подтверждающего оплату данной услуги, и, в случае необходимости, копия документа, подтверждающего основания для уменьшения размера оплаты. В отношении составного или производного произведения дополнительно представляется копия авторского договора, заключенного с автором или правообладателем оригинального произведения[12].

Наличие авторского договора необходимо в случае подачи документов для внесения в Реестр, но авторские права охраняются в силу создания произведения, и не всегда автор инициирует его регистрацию. Для возникновения и осуществления авторского права не требуются регистрация произведения, иное специальное оформление произведения или соблюдение каких-либо формальностей. И принимая во внимание положения Закона об авторском праве, для переработки оригинального произведения необходимо согласие автора или иного правообладателя.

В юридической литературе вопросы переработки произведения являются предметом научного интереса.

При рассмотрении вопроса о переработке произведения возникает коллизия права на свободу творчества и исключительного права на произведение, права на новый (переработанный) объект и права на первоначальный объект. На первый взгляд кажется, что переработка произведения является способом использования, не затрагивающим неимущественного права. Однако соотношение двух прав разного характера выявляет противоречие[13].

При переработке замысел автора первоначального произведения должен быть сохранен, но выражается он в новой объективной форме как результат самостоятельного творческого труда переводчика, режиссера или иного переработчика. При переработке не всегда меняется вид или жанр произведения, что наглядно проявляется при переводе произведения. Производное произведение как объект правовой охраны создается творческим трудом другого лица (лиц) на основе оригинального (первоначального) произведения, в соответствии с замыслом автора. Главным условием для предоставления правовой охраны производным произведениям является соблюдение авторских прав в отношении оригинального произведения. Исключительное право на производное произведение возникает только при наличии права на переработку произведения[14].

Переработка оригинального произведения должна носить творческий характер. Это не может быть техническая обработка произведения, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта. Субъектом творчества может выступать только человек, который в процессе создания производного произведения запечатлеет свои знания, взгляды, оценки, опыт. Производное произведение должно быть отличимо от оригинального произведения, элементы которого были использованы[15]. Автор считает, что критерием творческого характера создания произведения выступает «субъективная новизна», так как автор может самостоятельно создать результат, который известен другим лицам, но для него он является новым, впервые им достигнутым. Признак новизны проявляется в самостоятельности достижения результата[16].

В результате переработки произведения его содержание может изменить вид формы (экранизация повести), но переработка может и не влечь смену вида формы (использование охраняемой части произведения, персонажей)[17].  

Примером такого может выступать снятое продолжение знаменитого мультфильма про Простоквашино.

Решением суда по делу № А40-28718/2017, исключительные права на аудиовизуальные произведения «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино» принадлежат киностудии «Союзмультфильм». Такое двойное правообладание произошло из-за того, что, согласно ст. 486 ГК РФСРФ 1964 г., права (как мы их сейчас называем) на аудиовизуальные произведения имеет предприятие, осуществившее съемку. В итоге спор был урегулирован в досудебном порядке, и студия получила от автора согласие на создание серий мультфильма «Новое Простоквашино». В данном деле показательно то, что изменение формы выражения (с литературного произведения на аудиовизуальное) не исключило необходимости получения согласия автора оригинального произведения[18].

Интересен опыт в России. Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» в п. 95 предусмотрено, что при рассмотрении дел о нарушении исключительного права на произведение путем использования его переработки (подпункт 9 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ) для удовлетворения заявленных требований должно быть установлено, что одно произведение создано на основе другого. Создание похожего (например, в силу того, что двумя авторами использовалась одна и та же исходная информация), но творчески самостоятельного произведения не является нарушением исключительного права автора более раннего произведения. В таком случае оба произведения являются самостоятельными объектами авторского права. Для установления того, является созданное произведение переработкой ранее созданного произведения или результатом самостоятельного творческого труда автора, может быть назначена экспертиза[19].

Безусловно, такой подход демонстрирует стремление к более тщательному изучению производного произведения.

В Казахстане действует Нормативное постановление Верховного Суда РК от 25 декабря 2007 года № 11 «О применении судами некоторых норм законодательства о защите авторского права и смежных прав», в котором дублируется положение Закона о авторском праве о производном произведении, но, к сожалению, не даны рекомендации судам РК, каким образом надлежит определять творческий характер и оригинальность произведения, а определения, понятия творчески самостоятельного и несамостоятельного произведения вообще отсутствует.

Исследуя критерии производного и оригинального произведения, Н. Айрапетовым предлагается следующее определение производного произведения: «Производное произведение - объект авторского права, выраженный в объективной форме, созданный путем переработки уже существующего объекта авторского права (оригинальное произведение) с изменением формы выражения или без изменения формы выражения, но с сохранением существенной части оригинального произведения, творческий характер которого достаточен, чтобы не считать его воспроизведением другого объекта авторского права»[20].

С предложенным Н. Айрапетовым определением производного произведения мы согласны.

Вопрос всегда будет возникать в практике применения, каким образом следует определять степень схожести или заимствования, какие критерии следует применять для определения творчески самостоятельного или несамостоятельного произведения.  

Согласны с позицией некоторых авторов, что суду, чтобы сделать вывод о переработке, необходимо обнаружить элементы (часть) оригинального произведения в производном произведении. Иными словами, суд в любом случае должен выявить сходство между произведениями, поскольку, как нам представляется, это единственно возможный способ обнаружить в производном произведении элементы (часть) оригинального произведения. Характер и степень такого сходства будут отличаться для разных видов произведений и для разных видов переработки, однако в любом случае такое сходство должно иметь место[21].

Однако чаще всего суды при вынесении решения по спору руководствуются результатами экспертных заключений, но было бы весьма полезным, если суды в Казахстане сами выявляли сходство и различия в оригинальном и производном произведении, созданном в результате переработки оригинального, или же определяли, что автор был вдохновлен неким произведением и создал свое творчески самостоятельное произведение.

Рассмотрим примеры из казахстанской судебной практики.

Районным судом №2 Алмалинского района г. Алматы рассматривалось гражданское дело по иску А.М., в котором просил обязать ответчиков публично признать факт использования его книги при написании сценариев 3, 6, 8 серий фильма, о взыскании компенсации за нарушение авторских прав, взыскании компенсации морального вреда, мотивируя тем, что сравнительный анализ сценариев и книги показал, что ответчики заимствовали события и факты из книги без его согласия. Истец А.М. является автором книги «Вне протокола. Тайны громких преступлений в Казахстане» (далее - книга), выпущенной 2020 году издательством ТОО «Дом печати» г. Павлодар.  

В 2021 году в видеохостингах YouTube и Aitube показан веб-сериал под названием «5:32» (далее фильм), режиссером и сценаристом которого являлся А.А. (1, 3, 5, 6, 8 серии), сценаристы С.В. (1, 3, 5, 6, 8 серии), Ә.Ә. (1, 3, 5, 6 серии).

Книга А.М. «Вне протокола. Тайны громких преступлений в Казахстане» является сборником самых страшных и резонансных преступлений, совершенных в различные периоды времени на территории РК.  

Установлено, что истцом при написании этой книги в течение двух лет была проделана определенная работа по изучению архивов МВД и судов республики, материалов уголовных дел. В книге также использовались с авторской интерпретацией воспоминания бывших сотрудников правоохранительных органов, непосредственно участвовавших в раскрытии преступлений. Исходя из чего, суд приходит к выводу о том, что книга Истца А.М. по подбору и расположению материалов, безусловно, содержит результат творческого труда, а, следовательно, подпадает под требования п. 3 ст. 972 ГК.  

Из материалов дела следует, что истец, написав свою книгу в 2020 году, обнаружил, что вышедший в 2021 году в видеохостингах YouTube и Aitube веб- сериал «5:32» содержит в себе обстоятельства, заимствованные непосредственно из его книги.  

Судом установлено и сторонами не оспаривается, что ответчики при написании своих сценариев использовали книгу истца.  

При этом доводы ответчиков о том, что они использовали книгу не как основной источник, а как фактчекинг (проверка фактов), суд признает несостоятельными и не заслуживающими внимание суда.  

Судом изучены сценарии 3, 6, 8 серий «Охотники за маньяками», а также 6 глава книги «Маньяки». Их анализ показал, что сюжет 3 серии «Бессистемный маньяк» полностью заимствован из книги (глава «Талдыкорганский маньяк» стр. 376). Сюжетная линия этой серии полностью повторяет события, подробно описанные в книге, вплоть до мельчайших деталей (например, отрезанные женские груди на капоте машины и т.д.). Что касается серий 6, 8 то в них также усматривает (в меньшей степени) схожесть в сюжетных линиях и отдельных деталях.  

По делу назначалась автороведческая экспертиза, согласно заключению эксперта №7855 от 23 января 2023 года выявлены совпадения между книгой и сценарием 3 серии - 5 совпадений, между книгой и 6 серией - 3 совпадения, между книгой и 8 серией - 1 совпадение.  

В тоже время в материалах дела имеется заключение специалиста Б.Б., проводившего анализ фильма и книги на предмет совпадений. Согласно его выводам, для написания сценариев для каждого эпизода веб-сериала «5:32» авторы должны иметь значительную базу из уголовных дел про маньяков, большое количество рассказов свидетелей и очевидцев, а также консультации правоохранительных органов. Однако по представленным ссылкам на материалы в СМИ создать сценарий и сделать качественную режиссуру проекта невозможно. Единственный альтернативный вариант - иметь уже готовый систематизированный и хорошо оформленный источник в виде сборника материалов уголовных дел, где также будут настоящие приговоры и другие документы. Так как в качестве единственного такого источника для изучения ему представлена только книга А.М., то считает, что именно это произведение стало основным источником для соавторства сценариев веб-сериала «5:32».  

Суд пришел к выводу, что судебном заседании факт неправомерного использования произведения - книги А.М. «Вне протокола. Тайны громких преступлений в Казахстане» полностью подтвержден.  

Поскольку книга, являющаяся объектом авторского права, была использована ответчиками в написании сценариев без согласия автора, соответственно требования истца, предъявленные к ответчикам о взыскании компенсации за нарушение авторского права, суд нашел обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Требования иска в части обязать публично признать ответчиков факт использования книги «Вне протокола. Тайны громких преступлений в Казахстане» при написании сценариев 3 серии «Бессистемный маньяк», 6 серии «Банда людоедов», 8 серии «Свадьба Шалкара» веб-сериала «5:32» с отражением факта такого использования в титрах указанного сериала являются законными и обоснованными, а, следовательно, подлежащими удовлетворению. Иск А.М. удовлетворен частично[22].  

В данном решении положительными моментами считаем анализ суда сценария и книги, на основе которого был сделан вывод о заимствования материалов книги в сценарии сериала. Кроме того, судом была дана оценка самой книге, что она является объектом авторского права, то есть оригинальным произведением, созданным в результате творческой деятельности. Конечно, же судом также приняты во внимание экспертное заключение касательно совпадений, а также сами выводы эксперта. И немаловажным фактом выступило отсутствие согласия автора на создание производного произведения в форме сериала. Поэтому считаем, что позиция суда в данном решении обоснована и соответствует требованиям законодательства РК.

Отдельным аспектом, заслуживающим внимание, является вопрос переработки программ ЭВМ. При этом конечно следует учитывать определенные технические особенности.  

В ст. 2 Закона об авторском праве предусмотрены следующие понятия.

Декомпилирование программы для ЭВМ - технический прием, включающий преобразование объектного кода в исходный текст в целях изучения структуры и кодирования программы для ЭВМ (пп. 41 ст. 2 ЗоАП РК).

Адаптация программы для ЭВМ или базы данных - внесение изменений в программы для ЭВМ или базы данных, осуществляемое исключительно в целях обеспечения функционирования программы для ЭВМ или базы данных на конкретных технических средствах пользователя или под управлением конкретных программ пользователя (пп. 42 ст. 2 ЗоАП РК).

Модификация (переработка) программы для ЭВМ или базы данных - любые изменения программы для ЭВМ или базы данных, не являющиеся адаптацией (пп. 43 ст. 2 ЗоАП РК).

Калятин В.О. пишет, что определение переработки (модификации) программного обеспечения и баз данных содержит еще одну особенность: оно позволяет расширить контроль правообладателя и на сферу, обычно входящую в сферу личных неимущественных прав автора. Обладатель исключительного права на программу для ЭВМ в силу исключительного права (охватывающего и переработку) может контролировать любые изменения, вносимые в программу или базу данных (в части последующего использования переработанного объекта), но эти изменения традиционно входят и в право на неприкосновенность, принадлежащее автору[23].

Использование критерия «реальный доступ к оригиналу» может быть применим, например, в сфере программ для ЭВМ. Это связано с тем, что при реализации программ для ЭВМ исходный код скрыт от любого пользователя, поэтому его точное копирование и тождественность возможна только при непосредственном доступе к исходному коду, а не к его идейной реализации в программе[24].

Рассмотрим, каким образом суды в Казахстане рассматривают и разрешают спор по производным программам ЭВМ.

Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы рассмотрел гражданское дело по иску ТОО «iS» к ответчику ТОО «D» о взыскании суммы дохода, полученного вследствие нарушения авторских прав.

Истец ТОО «iS» обратился в суд с вышеуказанным иском, мотивируя (с учетом уточнений доводов искового заявления) тем, что он обладает исключительными имущественными правами на объект авторского права под названием «Тенгридок» (программа для ЭВМ), о чем свидетельствует выданное Комитетом по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК свидетельство о государственной регистрации прав на объект авторского права, «Тенгридок» - система электронного документооборота автоматизации бизнес-процессов и управления контентом, продукт адаптируется для любого типа предприятия, поддерживает территориально-распределенные офисы и автоматизирует работу предприятия в целом.

15.01.2016 года истцом при проверке программного обеспечения (исходных кодов) СЭД АО «НК «ҚАЖ» совместно с его техническими специалистами по информатизации было выявлено, что совпадают архитектуры СЭД АО «НК «ҚАЖ» и портальной системы документооборота «Тенгридок» версии №1, совпадают их исходные коды, в исходных кодах СЭД АО «НК «ҚАЖ» имеются авторские подписи специалистов ТОО «iS», таким образом, техническими специалистами обеих сторон был сделан совместный вывод, что в СЭД АО «НК «ҚАЖ» имеются и использованы оригинальные и модифицированные исходные коды, правообладателем которых является Истец, о чем был составлен соответствующий акт от 15.01.2016 года, подписанный обоюдно истцом и АО «НК «ҚАЖ», и произведена видеозапись процесса указанной проверки.

СЭД в АО «НК «ҚАЖ» была установлена ответчиком 14.02.2014 года.  

В ходе производства по делу, в целях проверки доводов истца об использовании ответчиком без его разрешения оригинальных и модифицированных исходных кодов программы для ЭВМ «Тенгридок», правообладателем которой он является, определением суда была назначена комплексная судебно-технологическая экспертиза и судебная экспертиза средств компьютерной технологии.

Из заключения эксперта от 16.01.2017 года за №7981 следует, что на исследование были представлены исходные коды программы СЭД «Тенгридок» истца, содержащиеся в архивированном файле «KSED2010.zip», и исходные коды программы СЭД, установленной в АО «НК «ҚАЖ», содержащиеся в архивированном файле «sed.zip», предоставленные файлы были разархивированы при помощи встроенных средств архивирования «Windows» и получены две папки - «KSED2010» и «sed», структура и состав которых отображены в Приложениях №1 и №2.

В результате проведенного исследования экспертом был сделан вывод, что установить, является ли программа СЭД, установленная ответчиком в АО «НК «ҚАЖ», производным произведением либо адаптацией или модификацией программы СЭД «Тенгридок», а также установить, являются ли интерфейс (архитектура), идеи и способы функционирования в обеих указанных программах идентичными не представилось возможным в связи с непредставлением сторонами рабочих версий обеих программ, но в результате исследования предоставленных исходных кодов программ установлено, что некоторые функции программы СЭД «Тенгридок» используются в исходных кодах программы СЭД, установленной ответчиком.  

Также, в исследовательской части заключения экспертом отмечено, что и в папке «KSED2010», и в папке «sed» автором исследуемых обеих программ значится П.К., т.е. автор программы для ЭВМ «Тенгридок» согласно свидетельства о государственной регистрации прав на объект авторского права №1122 от 20.08.2012 года.  

Таким образом, сделанный в вышеупомянутом акте от 15.01.2016 года совместный вывод истца и АО «НК «ҚАЖ» об использовании в программе СЭД, установленной ответчиком в АО «НК «ҚАЖ», исходных кодов программы СЭД «Тенгридок» нашел свое подтверждение экспертным путем.  

Охрана программ для ЭВМ распространяется на все виды программ для ЭВМ (в том числе операционные системы), которые могут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный код.  

Доводы представителя ответчика о недоказанности проведенной по делу экспертизой нарушения ответчиком авторских прав истца в силу отсутствия у него знака охраны авторского права в СЭД «Тенгридок» (латинской буквы «С» в окружности, имени (наименования) обладателя исключительных авторских прав и года первого опубликования произведения) несостоятельны, поскольку ст.976 ГК РК, ч.1 ст.9 Закона об авторском праве предусмотрено право, а не обязанность обладателя исключительного авторского права на использование указанного знака охраны авторского права.

Учитывая, что экспертным заключением по делу установлено использование ответчиком в программе СЭД, установленной им в АО «НК «ҚАЖ», исходных кодов программы СЭД «Тенгридок», на которые как на составную часть данной программы также распространяется охрана авторских прав в силу требований ч.2 ст.972 ГК РК, суд пришел к выводу, что истцом доказан факт неправомерного использования ответчиком принадлежащего ему исключительного имущественного права на объект авторского права - программу для ЭВМ «Тенгридок», тогда как ответчиком осталось недоказанным, что им не нарушались указанные права истца.

При таких обстоятельствах, в силу вышеприведенного требования закона, суд посчитал требование истца о взыскании с ответчика дохода, полученного им вследствие нарушения его авторских прав, в размере 13 996 472 тенге обоснованным, в связи с чем, подлежащим удовлетворению в полном объеме[25].

В данном деле судом также устанавливался факт незаконного использования программы ЭВМ. Судом приняты во внимания выводы эксперта, что вполне оправданно, поскольку исследование программы ЭВМ требуют специальных знаний.

На наш взгляд, в результате переработки может быть создано не только производное произведение, но и, например, аудиовизуальное произведение. В этой связи возникает довольно непростой вопрос: можно ли считать аудиовизуальное произведение производным произведением? Или аудиовизуальное произведение является самостоятельным оригинальном произведением?  

Следует отметить, что к аудиовизуальным произведениям относятся не только художественные, документальные фильмы, но и музыкальные клипы, реклама. Многие аудиовизуальные произведения созданы в результате переработки, к примеру, на основе литературного оригинального произведения. Например, по романам «Война и мир», «Тихий Дон», «Анна Каренина», «Мастер и Маргарита» и многим другим созданы по несколько версий кинофильмов, поскольку вдохновляли продюсеров, режиссеров, и каждый из них создавал и вкладывал свое видение в экранизации, что, безусловно, является результатом творчества создателей таких экранизаций.

Точки зрения ученых в юридической литературе разные.

А.О. Радоминова считает, что фильм является самостоятельным произведением и не может рассматриваться в качестве зависимого (производного или составного) произведения. Производное произведение создается путем переработки ранее существовавшего произведения, в ходе которой используются элементы (части) формы такого произведения. Фильм можно было бы отнести к производным произведениям при соблюдении двух условий: при создании фильма должны использоваться только произведения, существовавшие в объективной форме на момент начала съемок фильма; в фильме должны находить свое воплощение только элементы формы таких произведений. Однако соблюдение этих условий применительно к фильму невозможно, поскольку создание фильма подразумевает наличие творческих вкладов режиссера-постановщика, оператора и т.п., которые появляются только в процессе создания фильма и выражаются только в нем; характер использования ранее существовавших произведений в фильме отличен от переработки, поскольку в фильме используются не элементы формы таких произведений, а сами произведения[26].

Интересна позиция В.И. Елисеева, согласно его мнению интеллектуальные права на производный объект могут возникать по двум моделям: а) по зависимой модели, при которой действие исключительного права на первоначальный объект признается юридическим фактом, препятствующим возниикновению прав на производный объект; б) по независимой модели, при которой интеллектуальные права на производный объект возникают при условии его соответствия общим критериям охраноспособности объектов соответствующего вида, независимо от действия исключительного права на первоначальный объект. Автором предложены критерии выбора между моделями возникновения прав на производные объекты. Зависимая модель предоставляет приоритет частным интересам правообладателя первоначального объекта, от воли которого зависит юридическая судьба производного объекта, над частными интересами создателя производного объекта, либо устанавливается в целях защиты публичных интересов, когда требуется ограничить круг потенциальных субъектов интеллектуальных прав на производный объект или полностью исключить появление производных объектов. Независимая модель предоставляет приоритет интересам, который внесли достаточный интеллектуальный вклад для создания нового охраноспособного результата интеллектуальной деятельности[27]. Автор совершенно прав в том, что эти отличия играют роль при определении справедливого баланса интересов правообладателей первоначальных объектов и правообладателей производных объектов[28].

С данным предложением можно согласиться, очевидно, что многие аудиовизуальные произведения, созданные на основе первоначального объекта интеллектуальной собственности, в действительности, отражают творческую самостоятельность, но такие позиции на практике довольно сложно аргументировать, и в случае возникновения спора от суда потребуется довольно серьезное погружение в спорный объект для определения его творческой самостоятельности.

Иной позиции придерживается, к примеру, Э.С. Ромашин, он считает, что аудиовизуальное произведение представляет собой сложный объект, включающий в себя множество результатов интеллектуальной деятельности, совместно используемых в составе аудиовизуального произведения в качестве единого комплекса. В то же время отдельные результаты интеллектуальной деятельности, входящие в аудиовизуальное произведение, как правило, могут использоваться самостоятельно, например, на основании сценария может быть выпущена книга или серия комиксов, музыка может использоваться отдельно от аудиовизуального произведения любыми известными способами и т.д.[29]

Таким образом, основные точки зрения в юридической литературе сводятся к трем мнениям: аудиовизуальное произведение может быть результатом переработки, это самостоятельный объект авторского права и может выступать в качестве сложного объекта. Считаем, что в любом случае при использовании уже созданного объекта интеллектуальности собственности в аудиовизуальном произведении необходимо на переработку или иное использование получение разрешения правообладателя используемого результата творческой деятельности.

А вот в отношении произведений изобразительного искусства ответ на вопрос решается однозначно. Единственный экземпляр картины - это оригинал, а остальные - это копии, которые не могут оцениваться в качестве производных произведений, такой вывод можно сделать исходя из понятия право доступа. Но на одну и ту же идею, к примеру, на религиозные мотивы могут быть написаны картины разными художниками и в разных стилях.

Вопросы переработки актуальны и для объектов смежных прав (фонограммы, исполнения, передачи эфирного и кабельного вещания), так как они созданы в результате существования объектов авторского права.

Кроме того, переделывать или любым способом перерабатывать фонограмму также выступает в качестве одного из правомочий исключительного права, принадлежащего производителю фонограммы, поэтому передача такого права должна производится на основе договора.

В патентном праве объектами выступают изобретения (полезные модели) и существуют случаи применения известных ранее устройств, способов, веществ и штаммов по новому назначению, что означает возникновение возможности применить запатентованный объект в совершенно новой сфере.

Как отмечают в исследованиях по данному аспекту, сущность объекта на «применение» заключается в том, что известное техническое средство предлагается использовать по назначению иному, чем то, которое было известно для данного технического средства на момент создания изобретения. Ранее известное средство приобретает функцию, существенно отличающуюся от той, которую уже имеет, в силу чего оно оказывается способным удовлетворить совсем иную потребность общества. То есть в изобретении на «применение» объект является по существу известным устройством, способом, веществом, штаммом, но благодаря новому свойству (совокупности свойств), которое присуще объекту как таковому и проявляется лишь в определенных условиях использования, становится возможным его применение по новому назначению[30].  

Проблема состоит в том, можно ли относить такие объекты к результатам интеллектуальной творческой деятельности, поскольку может возникнуть проблема в определении изобретательского уровня и новизны этих объектов как критериев патентоспособности. Если эти объекты не соответствуют этим требованиям, то к таким объектам патентного права правовая охрана не предоставляется, то есть если нет объекта, то и прав на него быть не может.

В патентном праве также существует понятие «право преждепользования», его еще называют параллельным творчеством. Это происходит тогда, когда заявитель успел подать первым заявку, поэтому он и становится патентообладателем, а преждепользователь - нет.

В соответствии с п. 1 ст. 13 Патентного закона РК лицо, которое до даты приоритета объекта промышленной собственности добросовестно использовало на территории Республики Казахстан созданное независимо от автора тождественное объекту промышленной собственности решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на его безвозмездное использование без расширения объема такого использования (право преждепользования). Право преждепользования может быть передано другому лицу только совместно с производством, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления[31].

Следует обратить внимание на п. 5 ст. 11 Патентного закона, в котором содержится, что в случае предоставления в соответствии с настоящим пунктом принудительной лицензии обладатель патента на охранный документ, право на использование которого предоставлено на основании указанной лицензии, также имеет право на получение лицензии на использование зависимого изобретения, в связи с которым была выдана принудительная лицензия[32]. Из этого следует вывод, что законодателю РК известен термин зависимого изобретения, но понятия ему не дано.

В соответствии с п. 5 ст. 11 Патентного закона РК патентообладатель, который не может использовать объект промышленной собственности, не нарушая при этом прав обладателя другого охранного документа на объект промышленной собственности, отказавшегося от заключения лицензионного договора на приемлемых коммерческих условиях, имеет право обратиться в суд с заявлением о предоставлении ему принудительной неисключительной лицензии на использование объекта промышленной собственности на территории Республики Казахстан.

Если патентообладатель, который не может использовать объект промышленной собственности, не нарушая при этом прав обладателя другого охранного документа, докажет, что его объект промышленной собственности представляет собой важное техническое достижение и имеет большое экономическое значение перед объектом промышленной собственности обладателя другого охранного документа, судом может быть принято решение о предоставлении ему принудительной неисключительной лицензии.

При предоставлении указанной лицензии судом должны быть определены пределы использования объекта промышленной собственности, охранный документ на который принадлежит другому лицу, сроки, размер и порядок платежей. Размер платежей при этом должен быть установлен не ниже рыночной цены лицензии, определенной в соответствии с установившейся практикой.

Право на использование объекта промышленной собственности, полученное на основании настоящего пункта, может быть передано только совместно с уступкой охранного документа на тот объект промышленной собственности, в связи с которым это право предоставлено[33].  

Таким образом, в Казахстане положения п. 5 ст. 11 Патентного закона позволяют получить правовую охрану посредством обращения в суд за принудительной лицензией. Однако в целях устранения пробела необходимо в Патентом законе РК предусмотреть понятие зависимого изобретения, зависимой полезной модели и зависимого промышленного образца.

В юридической литературе объясняют выдачу принудительной лицензии как обременение исключительного права на первоначальный объект в пользу патентообладателя зависимого объекта в целях защиты публичных интересов[34].

Примечательно, что понятие предусмотрено в ГК РФ, в частности, в п. 1 ст. 1358.1. зависимым изобретением, в частности, является изобретение, охраняемое в виде применения по определенному назначению продукта, в котором используется охраняемое патентом и имеющее более ранний приоритет другое изобретение[35].

Э.П. Гаврилов, исследуя зависимые изобретения, отмечает, что единственным признаком, отличающим зависимое изобретение от всех иных изобретений, является то, что оно не может быть использовано независимо, отдельно от основного изобретения. В этой связи сам термин «зависимое изобретение» оказывается чрезвычайно удачным. Разумеется, что основное изобретение должно быть охраняемым, на него должно существовать исключительное право. В противном случае зависимое изобретение становится независимым. Вместе с тем основное изобретение может быть использовано отдельно от зависимого от него изобретения, хотя, конечно, могут иметь место и явления взаимозависимости. Ученый также отмечает, что зависимость изобретения не зависит от личности автора и патентообладателя. Зависимость сохраняется (прошу прощения за словесный каламбур) независимо от того, является ли автором основного и зависимого изобретения одно и то же лицо (либо один и тот же коллектив авторов) или разные лица, а также независимо от того, является ли владельцем исключительных прав на основное и зависимое изобретение одно и то же лицо либо это разные лица[36]. Автор верно делает вывод, что проблема возникает тогда, когда субъекты прав на основное и зависимое изобретения не совпадают[37].

Однако в законодательстве некоторых стран содержатся нормы, направленные на то, чтобы не допускать появления таких параллельных патентов. В США и Канаде возбуждаются особые процедуры. Во Франции в такой ситуации принимается во внимание не только день приоритета, но и часы, и минуты этого дня. В Японии таким заявителям предлагают договориться о том, кому из них должен быть выдан патент, а если они не договорятся, патент не выдается никому[38].

Переработка актуальна и в отношении средств индивидуализации. Это товарные знаки, знаки обслуживания схожие до степени смешения, не имеющие функции идентификации и отличимости одного средства от другого средства индивидуализации. Данным товарным знакам не предоставляется правовая охрана, и соответственно в случае использования незарегистрированного такого знака, происходит нарушение прав владельца товарного знака, то есть обходят зарегистрированный знак, модифицируя его иным образом, например, ADIDAS на ABIBAS. Поэтому в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, созданных в результате переработки, у которых отсутствует отличительность от схожих товарных знаков согласно ст. 6, 7 Закона РК о товарных знаках возможен отказ в регистрации такого товарного знака[39], что подтверждается судебной практикой.

Специализированным межрайонным административным судом города Нур-Султан (ныне Астаны) рассматривалось административное дело по иску ИП И.В. к Государственному учреждению «Министерство юстиции Республики Казахстан» (далее - Минюст) с требованиями о признании полностью незаконным и отмене решения Апелляционного совета № 39/2021от 26.04.2021г. об отказе в удовлетворении возражения ИП Б И.В. против регистрация словесного товарного знака ARGUS по Свидетельству РК № 69747 от 30.07.2020г. по товарам 06 класса МКТУ (заявка № 91483 от 01.07.2019г.) на имя ЗАО «С»; о признании недействительной государственную регистрацию словесного товарного знака ARGUS по Свидетельству РК № 69747 от 30.07.2020г. по товарам 06 класса МКТУ (заявка № 91483 от 01.07.2019г.) на имя ЗАО «С».

Согласно выписке из государственного реестра товарных знаков Республики, Казахстан за ЗАО «С» (далее ЗАО, Правообладатель) зарегистрирован товарный знак ARGUS № 69747 от 30 июля 2020 года, дата приоритета 01 июля 2019 года по 6 классу МКТУ.

Истец, ИП И.В. согласно свидетельству Федеральной службы по интеллектуальной собственности Российской Федерации (далее РФ) № 570318 является правообладателем комбинированного товарного знака, зарегистрированного 05 апреля 2016 года с приоритетом от 12 января 2015 года, по 6 классу МКТУ.

Истец с 2001 года изготавливает и продает металлические двери, фурнитуру, и сопутствующие товары на территории РФ, производство находится в Республике Марий Эл, г. Йошкар-Ола.  

С 2010 года И.В. маркирует изготовленную продукцию товарными знаками: комбинированный товарный знак «Аргус» свидетельство № 418511 от 16.09.2010 г., словесный товарный знак «Аргус» № 568971 от 12.04.2016 г. и комбинированный товарный знак № 570318 от 05 апреля 2016 года. Все товарные знаки зарегистрированы в РФ.

22 августа 2016 года Бушуева И.В. заключила с аффилированными ею компаниями ООО «А» и ООО «А-В» лицензионные договора на использование комбинированного товарного знака.

24 ноября 2016 года истец от имени ООО «А-В» заключила эксклюзивный дилерский договор от 24 ноября 2016 года с ООО «М», согласно которому обязалась изготавливать и поставлять изделия из металла в собственность Дилера для продвижения товара на рынках РК, Республики Узбекистан, Латвии, Кыргызской Республики.

На основании контрактов ООО «М» заключенных с казахстанскими компаниями ТОО «B», ИП Т, ТОО «K» двери производства ООО «А-В» и ООО «А» маркируемые товарным знаком поставляются в РК с 2016 года.

При распространении на территории РК охраны комбинированного товарного знака по международной заявке № 1508801 в отношении товаров 6 класса МКТУ Бушуевой И.В. было отказано, в связи с зарегистрированным за ЗАО словесным товарным знаком ARGUS.

26 апреля 2021 года решением № 39/2021 Апелляционного совета Министерства юстиции РК (далее Апелляционный Совет) было отказано в удовлетворении возражения против регистрации товарного знака «ARGUS» по свидетельству РК № 69747 в отношении 6 класса МКТУ.

Истец обратилась в суд с вышеуказанным иском, мотивируя, что при рассмотрении возражений, Апелляционный совет не дал правовую оценку всем обстоятельствам, и ее доводы не были рассмотрены. Возражение против регистрации товарного знака были основаны на ложности и способности ввести потребителя в заблуждение, относительно товара и его изготовителя. Бушуева И.В. с 2004 года зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя с основным видом деятельности «Производство металлических дверей». С 2006 года является учредителем и директором ООО «А-В» с основным видом деятельности «Производство бронированных или армированных сейфов, несгораемых шкафов и дверей». С 2012 года изготавливает и поставляет, через ООО «М» в Республику Казахстан продукцию, маркированную обозначением. Апелляционному Совету были представлены все доказательства, тогда как ЗАО не может быть изготовителем дверей, так как компания состоит из одного человека. Коллегия проигнорировала, не исследовала, и не дала оценки представленным доказательствам, что правообладатель спорного товарного знака не мог не знать о производстве в России дверей, выпускаемых в г.Йошкар-Оле. Так, аффилированное с Правообладателем лицо, ООО «Р С» в период с 2014 по 2017 годы регулярно приобретало в компаниях «А» продукцию на сумму более 100000000 рублей. Правообладатель не имел и не имеет никакого отношения к производству в Казахстане продукции, маркированной обозначением ARGUS и, соответственно, не может иметь законного интереса в индивидуализации данной продукции.  

Ответчик с административным иском не согласился, поскольку во всем мире действует территориальный принцип охраны результатов интеллектуальной собственности, в том числе и товарных знаков. Регистрация товарного знака означает принадлежность у заявителя исключительных прав на него на территории конкретной страны, свидетельство, полученное в РФ, действует только на территории этой страны, желающие получить охрану своего товарного знака на территории других стран, могут воспользоваться процедурой международной регистрации. Статья 6 Парижской конвенции и статья 1026 Гражданского кодекса гласит, что на территории РК правовая охрана предоставляется товарному знаку, зарегистрированному экспертной организацией или международной организацией в силу международного договора. Правовая защита товарных знаков со словесным элементом юридических лиц РФ ООО «А» и ООО «А-В» распространяется на территории РФ. Считают, что для введения в заблуждение потребителя должны быть определенные знания об изготовителе, покупателю должен быть известен определенный производитель, его наименование или товарный знак, причем известен настолько, что, встречая товар других производителей с похожим названием, он ассоциирует данные обозначения исключительно с производителем, который хорошо известен. В данном случае изготовитель дверей не является общеизвестным производителем дверей и не входит в рейтинги мировых или местных производителей товаров в данной области. Обозначение является часто используемым в фирменных наименованиях компаний. Просит отказать в иске.

При распространении на территории РК охраны комбинированного товарного знака по международной заявке № 1508801 в отношении товаров 6 класса МКТУ, Истцу было отказано, в виду противопоставления словесного товарного знака ARGUS № 69747 от 30 июля 2020 года, для 6 класса МКТУ зарегистрированного за ЗАО.

Суд согласился с доводами Истца, что в оспариваемом Решении ее возражения фактически не были рассмотрены, представленным доказательствам надлежащая правовая оценка дана не была. Отказ был основан на территориальном принципе охраны результатов интеллектуальной собственности.

Республика Казахстан присоединилась к Парижской конвенции по охране промышленной собственности, заключенной в Париже в 1888 году и пересмотренной в Стокгольме в 1967 году (далее - Парижская конвенция).

Согласно статье 6 bis Парижской конвенции страны, к которым применяется конвенция, обязуются по ходатайству заинтересованного лица признавать недействительной регистрацию товарного знака, представляющего собой воспроизведение, имитацию или перевод другого знака, способные вызвать смешение со знаком, который по определению компетентного органа страны регистрации или страны применения уже является в этой стране общеизвестным и используется для идентичных или подобных продуктов.  

Пунктом 18 Правил проведения экспертизы заявок на товарные знаки и наименования мест происхождения товаров, утвержденных приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 29 августа 2018 года № 1349 (далее - Правила), не регистрируются в качестве товарных знаков или их элементов обозначения, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение относительно товара или его изготовителя.  

По мнению суда, отсутствие у Истца регистрации товарного знака на территории РК, не могло служить единственным основанием для отказа в удовлетворении ее возражения.

Поскольку потребитель может быть введен в заблуждение относительного того, что двери, маркируемые товарным знаком, и двери «ARGUS» являются продукцией одного изготовителя, то есть российских фирм ООО «Ас» и ООО «А-В».

Истец с 2001 года с аффилированными ею компаниями на собственных производственных мощностях изготавливает металлические двери под товарным знаком, с 2013 года указанные двери реализуются на территории Республики Казахстан. Тогда как Правообладатель, изготовителем дверей не является, из пояснений данных в суде следует, что ЗАО маркировало несколько незначительных партий дверей производителя Ferroni (ранее ООО «Р с») товарным знаком ARGUS, для поставки в РК.

Суд учитывает, что на дату подачи заявки ЗАО на товарный знак ARGUS, данное обозначение было известно среди потребителей как товар, изготавливаемый ООО «А» в РФ. Указанное обстоятельство было заведомо известно ЗАО, зарегистрированного в России. Партнер Правообладателя, ООО «Р с» ранее приобретал у Истца изготавливаемые ею двери, что подтверждается договором. Правообладателю до даты приоритета зарегистрированного им товарного знака было известно о рекламе, поставках и продажах дверей в Казахстане.

У ЗАО имелся неограниченный выбор для регистрации товарного знака для индивидуализации своих товаров, за ним зарегистрировано несколько товарных знаков, как на территории РФ, так и РК (Прораб, Йошкар, Царское зеркало, Троя) в том числе и по 6 классу МКТУ.  

Регистрация словесного обозначения товарного знака ARGUS по тому же классу МКТУ, может восприниматься, как желание воспользоваться репутацией обозначения Истца и ввести потребителей в заблуждение. В связи с чем, реализация товаров под спорным товарным знаком способно вызвать у потребителей представление о возможном отнесении этих товаров к одному и тому же месту происхождения, и изготовителю.

Таким образом, ЗАО не являясь изготовителем дверей, зарегистрировав за собой товарный знак «ARGUS» в отношении товаров 6 класса МКТУ фактически индивидуализировал себя как изготовитель дверей ARGUS, что не соответствует действительности. И способно ввести потребителя в заблуждение, относительно характера, способа и места производства, потребительских свойств, качества товара, а также в отношении его производителей.  

Доводы Ответчика, о том, что Истец как изготовитель дверей не является общеизвестным производителем дверей и не входит в рейтинги мировых или местных производителей товаров в данной области не говорит о том, что продукция не известна для потребителя. Так суду были представлены доказательства дилерской деятельности в РК, при запросе в сети Интернет «двери Аргус», выходят ссылки на официальную страницу изготовителя ООО «А-В» из Йошкар-Олы или ее партнеров в РК. В материалах дела представлены товарно-транспортные накладные и договора подтверждающие поставки дверей в РК. Определенная известность также подтверждается сертификатами Истца и аффилированных ею компаний за участие в Казахстанской Международной выставке «Строительство» KazBuild в 2012-2014 годах.

Учитывая вышеизложенное суд вынес решение о том, что иск И.В. подлежит удовлетворению[40].  

В соответствии с п. 1 ст.7 Закона о товарных знаках предусмотрены иные основания для отказа в регистрации товарного знака. Так, не подлежат регистрации в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения:

- с товарными знаками, зарегистрированными в Республике Казахстан и охраняемыми в силу международных договоров с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных товаров или услуг или с тождественными товарными знаками того же лица в отношении тех же товаров или услуг, за исключением товарных знаков, регистрация которых признана недействительной или действие ее прекращено согласно главе 6 Закона РК О товарных знаках;

- с признанными в установленном порядке общеизвестными в Республике Казахстан товарными знаками в отношении любых видов товаров и услуг;

- с обозначениями, заявленными на регистрацию с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных товаров или услуг (кроме отозванных и прекращенных) или с тождественными обозначениями того же лица в отношении тех же товаров или услуг;

- с наименованиями мест происхождения товаров, охраняемыми в Республике Казахстан в отношении любых товаров, кроме случаев, когда они могут быть включены в качестве неохраняемого элемента товарного знака, регистрируемого на имя владельца права пользования данным наименованием места происхождения товара, если регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

Но в соответствии с абз. 2-3 пп. 5 п. 1 ст. 7 Закона РК О товарных знаках регистрация обозначения в качестве товарного знака в отношении однородных товаров или услуг, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1), 2) и 3) части первой пункта 1 ст. 7 Закона о товарных знаках, допускается при условии предоставления письменного согласия владельца товарного знака. Если владельцем является юридическое лицо, то письменное согласие должно быть представлено на фирменном бланке, подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью юридического лица (в случае наличия), а если владелец - физическое лицо, то подпись должна быть нотариально удостоверена[41].  

То есть, с одной стороны не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения в отношении однородных товаров или услуг, или с тождественными товарными знаками в отношении одних и тех же товаров или услуг, или с общеизвестными товарными знаками в отношении любых товаров или услуг, а с другой стороны, если будет согласие оригинального (первоначального) владельца на регистрацию тождественного или сходного до степени смешения товарного знака, то такой «неоригинальный» (сходный до степени смешения или тождественный) товарный знак будет зарегистрирован.

По мнению Никулиной В.С. товарный знак имеет две базовые функции, определяющие его природу: гарантийную: выполняет роль механизма передачи информации о характеристиках товара от производителя к потребителю, и репутационную: создание устойчивого потребительского ожидания наличия определенных характеристик у товара данного производителя. Создание такого восприятия потребительской аудиторией, обусловливающее возникновение положительной репутации правообладателя, достигается путем производимых инвестиций в узнаваемость и привлекательную способность товарного знака (рекламу) и постепенным приобретением и накоплением правообладателем товарного знака добросовестной (положительной) репутации (goodwill)[42].

В соответствии со ст. 1 Закона РК О товарных знаках знаки, сходные до степени смешения, - похожие знаки или обозначения, имеющие отличия отдельных элементов и ассоциативно воспринимающиеся потребителем как тождественные; а тождественные товарные знаки - знаки или обозначения, совпадающие во всех элементах. То есть в тождественных товарных знаках и в товарных знаках, сходных до степени смешения, отсутствует различибельность, новизна (оригинальность), таким образом они могут ввести в заблуждение потребителя по поводу товара и т.д.  

По мнению Медведева Н.Ю. необходимо изменение легального определения (дефиниции) товарных знаков, сходных до степени смешения, так как в действующем в настоящее время определении за основу наличия опасности смешения товарных знаков берется наличие ассоциаций между сравниваемыми обозначениями, более того понятие «ассоциация», по сути, приравнивается к понятию «сходство до степени смешения». Представляется, что данное приравнивание необоснованно, так как понятие «ассоциация» является более широким, чем понятие «сходство до степени смешения». В связи с изложенным, вместо расплывчатого указания на ассоциацию товарных знаков в целом, необходимо применять определение, содержащее конкретные критерии, при установлении наличия которых можно говорить о наличии сходства товарных знаков до степени смешения. Для этого предлагается дополнить соответствующий нормативный акт, раскрывающий положения ГК РФ в части определения наличия сходства товарных знаков до степени смешения, следующим положением «Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если одно обозначение принимается потребителем за другое, или если потребитель непосредственно не смешивает сравниваемые обозначения, но считает, что товары, маркированные указанными обозначениями, происходят из одного источника»[43]. С данным утверждением согласна.

По моему мнению, противоречие предусмотрено в п. 1 ст. 7 Закона РК, с одной стороны запрещено регистрировать обозначения если они тождественны или сходны до степени смешения, а с другой стороны указанные обозначения могут быть зарегистрированы если будет согласие правообладателя оригинального товарного знака, т.е. правообладатель и заявитель обозначения могут между собой договориться, но может пострадать потребитель, который в результате вышеуказанного «сговора» будет введен в заблуждение.

Часто встречаются случаи применения в товарных знаках объектов авторского права, в этом случае происходит столкновение прав авторов и владельцев прав на товарные знаки, созданные в результате переработки объектов авторского права.

Эту проблему поднимает в своих исследованиях А.М. Горохов. Отмечая несовершенство законодательства по данному вопросу, автор считает, что данное противоречие устранимо путем установления того, что любой объект, охраняемый авторским правом, может быть зарегистрирован как товарный знак лишь с согласия обладателя авторского права на этот объект[44]. В законодательстве РК такое требование к регистрации товарных знаков имеется, поскольку права на товарный знак не должны нарушать права авторов или правообладателей произведений, использованных в обозначении.

Таким образом, очевидно, что переработка актуальна практически для многих объектов интеллектуальной собственности.  

Процесс творческой деятельности не ограничивается какими-либо рамками, и в результате могут быть созданы похожие произведения, либо вдохновленный автор может создать творчески самостоятельное произведение, и не ясно, их нужно признавать производными или оригинальными произведениями.

Безусловно, право на переработку является одним из правомочий исключительного права, принадлежащему автору или иному правообладателю, поэтому для переработки (аранжировки, модификации и прочее) необходимо получать на это разрешение правообладателя оригинального произведения, кроме случаев, когда оригинальное произведение передано в общественное достояние, поскольку в этом случае исключительные права прекращают свое действие.

Производное произведение является объектом авторского права, следовательно, оно должно также соответствовать критериям охраноспособности, а именно: оно должно иметь творческий характер и выражено в объективированной форме.

Законодательство РК не совершенно, отсутствует понятие творчески самостоятельных и несамостоятельных произведений, необходимы рекомендации судам РК, каким образом надлежит определять творческий характер и оригинальность произведения, не предусмотрено понятие зависимых объектов патентного права. В этой связи необходимо в Патентом законе РК предусмотреть понятие зависимого изобретения, зависимой полезной модели и зависимого промышленного образца. В настоящее время переработка изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, приведет к отказу в правовой охране ввиду несоответствия критериям патентоспособности, а переработка товарных знаков приведет к нарушению прав их правообладателей.

В этой связи следует констатировать о необходимости правильного применения норм о переработке, поскольку это необходимо для обеспечения справедливого баланса законных интересов субъектов прав на созданные в результате переработки объекты интеллектуальной собственности и первоначальные объекты.

1. Айрапетов Н. Критерии разграничения оригинального и производного произведения // https://www.lidings.com/ru/media/articles/kriterii-razgranicheniya-originalnogo-i-proizvodnogo-proizvedeniya/.

2. Белькова Е.Г. Производные произведения науки, литературы и искусства // Академический юридический журнал. - 2023. - № 2. -С. 193-201.

3. Бернская Конвенция об охране литературных и художественных произведений (Парижский Акт, ВОИС, 24 июля 1971 г.) // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1007512&pos=14;-108#pos=14;-108.

4. Гаврилов Э.П. Зависимые изобретения и зависимые пункты формулы изобретения // https://wiselawyer.ru/poleznoe/33569-zavisimye-izobreteniya-stolknoveniya-patentnykh-zayavok.

5. Горохов А.М. Правовое регулирование охраны товарных знаков в Российской Федерации: автореф. … к.ю.н. - М., 2006. - 20 с.

6. Гражданский кодекс Российской Федерации часть 4 (ГК РФ ч.4) // https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/8870237047fc89386ac8e0ce093fcfebac6ae66a/.

7. Демьяненко Е.В., Шпак А.В. К вопросу о правовой охране производных произведений // Юристъ-Правоведъ. - 2019. - № 1. - С. 25-29.

8. Довгалюк А., Глонина В. Переработка произведения vs «параллельное» творчество: понятие, критерии разграничения // https://privlaw-journal.com/pererabotka-proizvedeniya-vs-parallelnoe-tvorchestvo-ponyatie-kriterii-razgranicheniya/.

9. Елисеев В.И. Гражданско-правовой режим производных объектов интеллектуальных прав: автореф. дисс. … к.ю.н. - М., 2017. - 31 с.

10. Елисеев В.И. Правовая охрана зависимых объектов патентных прав // https://cyberleninka.ru/article/n/pravovaya-ohrana-zavisimyh-obektov-patentnyh-prav/viewer. С 91-102.

11. Закон Республики Казахстан от 10 июня 1996 года № 6-І «Об авторском праве и смежных правах» // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005798&pos=9;-161#pos=9;-161.

12. Закон Республики Казахстан от 16 июля 1999 года № 427-І «Патентный закон Республики Казахстан» // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1013991.

13. Закон Республики Казахстан от 26 июля 1999 года № 456-I «О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров» // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1014203.

14. Калятин В.О. О некоторых вопросах переработки программ или переработку разрешить нельзя запретить// Сборник научных статьей учеников и коллег к 90-летию профессора Э.П. Гаврилов / под ред. С.В. Бутенко, В.С. Витко, А.А. Рукавишниковой; Нац. Исслед. Томский гос. Ун-т, Юридический ин-т; Научно-образовательный центр «Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права». - Томск: Издательство Томского государственного университета, 2023. - 224с. //URL: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001006781.- С. 122-139.  

15. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. N 10 г. Москва от «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // https://rg.ru/documents/2019/05/06/postanovlenie-dok.html.  

16. Применение известных ранее устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению // https://studopedia.su/11_120480_primenenie-izvestnih-ranee-ustroystva-sposoba-veshchestva-shtamma-po-novomu-naznacheniyu.html.

17. Радоминова А.О. Гражданско-правовое регулирование создания и использования аудиовизуальных произведений: история и современность: автореф. Дисс. … к.ю.н. - М., 2012. - 24 с.

18. Ромашин Э.С. Особенности правовой охраны аудиовизуального произведения как сложного комплексного объекта интеллектуальной собственности: автореф. … к.ю.н. - М., 2016. - 30 с.  

19. Решение Районного суда №2 Алмалинского района города Алматы 28 февраля 2023 года №7520-22-00-2/6831.

20. Решение СМЭС г. Алматы от 08 февраля 2017 года №7527-16-00-2/7560 // https://sb.prgapp.kz/lawsuits/2402592.

21. Решение Специализированного межрайонного административного суда города Нур-Султана 24 сентября 2021 года, дело №7194-21-00-4/43.  

[1] Елисеев В.И. Гражданско-правовой режим производных объектов интеллектуальных прав: автореф. дисс. … к.ю.н. - М., 2017. - С.16.

[2] Айрапетов Н. Критерии разграничения оригинального и производного произведения // https://www.lidings.com/ru/media/articles/kriterii-razgranicheniya-originalnogo-i-proizvodnogo-proizvedeniya/.

[3] Закон Республики Казахстан от 10 июня 1996 года № 6-I «Об авторском праве и смежных правах» // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005798&pos=192;-41#pos=192;-41.

[4] Закон Республики Казахстан от 10 июня 1996 года № 6-I «Об авторском праве и смежных правах» // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005798&pos=114;-15#pos=114;-15.

[5] Закон Республики Казахстан от 10 июня 1996 года № 6-I «Об авторском праве и смежных правах» // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005798&pos=114;-15#pos=114;-15.

[6] Бернская Конвенция об охране литературных и художественных произведений (Парижский Акт, ВОИС, 24 июля 1971 г.) // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1007512&pos=14;-108#pos=14;-108.

[7] Демьяненко Е.В., Шпак А.В. К вопросу о правовой охране производных произведений // Юристъ-Правоведъ. - 2019. - № 1. - С. 25.

[8] Демьяненко Е.В., Шпак А.В. К вопросу о правовой охране производных произведений // Юристъ-Правоведъ. - 2019. - № 1. - С. 26.

[9] Демьяненко Е.В., Шпак А.В. К вопросу о правовой охране производных произведений // Юристъ-Правоведъ. - 2019. - № 1. - С. 26.

[10] Белькова Е.Г. Производные произведения науки, литературы и искусства // Академический юридический журнал. - 2023. - № 2. -С. 199.

[11] Закон Республики Казахстан от 10 июня 1996 года № 6-I «Об авторском праве и смежных правах» // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005798&pos=294;-33#pos=294;-33.

[12] Закон Республики Казахстан от 10 июня 1996 года № 6-I «Об авторском праве и смежных правах» // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005798&sub_id=9010000&pos=236;-49#pos=236;-49.

[13] Демьяненко Е.В., Шпак А.В. К вопросу о правовой охране производных произведений // Юристъ-Правоведъ. - 2019. - № 1. - С. 27.

[14] Демьяненко Е.В., Шпак А.В. К вопросу о правовой охране производных произведений // Юристъ-Правоведъ. - 2019. - № 1. - С. 28.

[15] Белькова Е.Г. Производные произведения науки, литературы и искусства // Академический юридический журнал. - 2023. - № 2. -С. 196.

[16] Белькова Е.Г. Производные произведения науки, литературы и искусства // Академический юридический журнал. - 2023. - № 2. -С. 196.

[17] Белькова Е.Г. Производные произведения науки, литературы и искусства // Академический юридический журнал. - 2023. - № 2. -С. 199.

[18] Айрапетов Н. Критерии разграничения оригинального и производного произведения // https://www.lidings.com/ru/media/articles/kriterii-razgranicheniya-originalnogo-i-proizvodnogo-proizvedeniya/.

[19] Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. N 10 г. Москва от «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // https://rg.ru/documents/2019/05/06/postanovlenie-dok.html.  

[20] Айрапетов Н. Критерии разграничения оригинального и производного произведения // https://www.lidings.com/ru/media/articles/kriterii-razgranicheniya-originalnogo-i-proizvodnogo-proizvedeniya/.

[21] Довгалюк А., Глонина В. Переработка произведения vs «параллельное» творчество: понятие, критерии разграничения // https://privlaw-journal.com/pererabotka-proizvedeniya-vs-parallelnoe-tvorchestvo-ponyatie-kriterii-razgranicheniya/.

[22] Решение Районного суда №2 Алмалинского района города Алматы 28 февраля 2023 года №7520-22-00-2/6831.

[23] Калятин В.О. О некоторых вопросах переработки программ или переработку разрешить нельзя запретить // Сборник научных статей учеников и коллег к 90-летию профессора Э. П. Гаврилова / под ред. С. В. Бутенко, В. С. Витко, А. А. Рукавишниковой; Нац. исслед. Томский гос. ун-т, Юридический ин-т; Научно-образовательный центр «Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права». - Томск: Издательство Томского государственного университета, 2023. - 224 с. // URL: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001006781. - С. 128.  

[24] Айрапетов Н. Критерии разграничения оригинального и производного произведения // https://www.lidings.com/ru/media/articles/kriterii-razgranicheniya-originalnogo-i-proizvodnogo-proizvedeniya/.

[25] Решение СМЭС г. Алматы от 08 февраля 2017 года №7527-16-00-2/7560 // https://sb.prgapp.kz/lawsuits/2402592.

[26] Радоминова А.О. Гражданско-правовое регулирование создания и использования аудиовизуальных произведений: история и современность: автореф. Дисс. … к.ю.н. - М., 2012. - С. 5-6.

[27] Елисеев В.И. Гражданско-правовой режим производных объектов интеллектуальных прав: автореф. дисс. … к.ю.н. - М., 2017. - С. 9-10.

[28] Елисеев В.И. Указ. соч. С. 21.

[29] Ромашин Э.С. Особенности правовой охраны аудиовизуального произведения как сложного комплексного объекта интеллектуальной собственности: автореф. … к.ю.н. - М., 2016. - С. 26.  

[30] Применение известных ранее устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению // https://studopedia.su/11_120480_primenenie-izvestnih-ranee-ustroystva-sposoba-veshchestva-shtamma-po-novomu-naznacheniyu.html.

[31] Закон Республики Казахстан от 16 июля 1999 года № 427-I «Патентный закон Республики Казахстан» // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1013991&sub_id=130000&pos=353;-33#pos=353;-33.

[32] Закон Республики Казахстан от 16 июля 1999 года № 427-I «Патентный закон Республики Казахстан» // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1013991&pos=313;-46#pos=313;-46.

[33] Закон Республики Казахстан от 16 июля 1999 года № 427-I «Патентный закон Республики Казахстан» // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1013991&sub_id=110000&pos=289;-33#pos=289;-33.

[34] Елисеев В.И. Правовая охрана зависимых объектов патентных прав // https://cyberleninka.ru/article/n/pravovaya-ohrana-zavisimyh-obektov-patentnyh-prav/viewer. С 99.

[35] Гражданский кодекс Российской Федерации часть 4 (ГК РФ ч.4) // https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/8870237047fc89386ac8e0ce093fcfebac6ae66a/.

[36] Гаврилов Э.П. Зависимые изобретения и зависимые пункты формулы изобретения // https://wiselawyer.ru/poleznoe/33569-zavisimye-izobreteniya-stolknoveniya-patentnykh-zayavok.

[37] Гаврилов Э.П. Зависимые изобретения и зависимые пункты формулы изобретения // https://wiselawyer.ru/poleznoe/33569-zavisimye-izobreteniya-stolknoveniya-patentnykh-zayavok.

[38] Гаврилов Э.П. Зависимые изобретения и зависимые пункты формулы изобретения // https://wiselawyer.ru/poleznoe/33569-zavisimye-izobreteniya-stolknoveniya-patentnykh-zayavok.

[39] Закон Республики Казахстан от 26 июля 1999 года № 456-I «О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров» // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1014203&pos=240;-11#pos=240;-11.

[40] Решение Специализированного межрайонного административного суда города Нур-Султана 24 сентября 2021года дело №7194-21-00-4/43.  

[41] Закон Республики Казахстан от 26 июля 1999 года № 456-I «О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров» // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1014203&sub_id=70000&pos=228;-49#pos=228;-49.

[42] Никулина В.С. Правовая защита товарного знака от недобросовестной конкуренции в международном частном праве. Автореф. … к.ю.н. - М., 2006. - С. 12.

[43] Медведев Н.Ю. Охраноспособность товарных знаков по законодательству Российской Федерации. Автореф. … к.ю.н. - М., 2008. - С. 10-11.

[44] горохов а.м. Правовое регулирование охраны товарных знаков в Российской Федерации: автореф. … к.ю.н. - М., 2006. - С. 7.