В статье А.А.Амангельды – канд. юрид. наук., докторанта НИИ частного права (Республика Казахстан, г. Алматы, aizhan_amangeldy@mail.ru) рассматриваются проблемы понятийного аппарата, правовой природы договоров по отчуждению исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности и их место в системе гражданско-правовых договоров. Освещаются доктрина, законодательство РФ и Республики Казахастан, мнения ученых по данным вопросам.  

 Ключевые слова: отчуждение исключительных прав, передача исключительных прав, уступка исключительных прав, лицензионный договор, франчайзинг.

 Изучение и построение системы гражданско-правовых договоров имеет важное теоретическое значение, ведь на основе этого становится возможным более глубоко изучить специфику и сущность определенного договора, а также определить его место в системе гражданско-правовых договоров. Систематизация гражданско-правовых договоров в сфере интеллектуальной собственности необходима. В юридической литературе пока еще не выработан единый подход к концепции системы гражданско-правовых договоров, хотя в правоприменительной деятельности уже  существует их большое разнообразие.

  По нашему мнению, система договоров в сфере интеллектуальной собственности, основанная на применении критерия целевой направленности, следующая:

  договоры по созданию объектов интеллектуальной собственности, в состав которых входят договоры авторского заказа, договор о создании служебного произведения и изобретения, договоры на НИОКиТР;  

  договоры по передаче прав на использование объектов интеллектуальной собственности (лицензионные договоры, договоры франчайзинга, договоры по передаче авторских прав, договоры по передаче смежных прав, договоры по передаче ноу-хау);

  обеспечительные договоры (данный тип договоров представлен договором залога исключительных прав);

  договоры об оказании услуг по поводу исключительных прав (договор доверительного управления исключительными правами, договор коллективного управления авторскими и смежными правами);

  договоры об отчуждении исключительных прав, к которым относятся договоры об уступке исключительных прав.

 Из представленной системы договоров также следует, что она основана на пяти типах договоров, каждый из которых включает определенные виды договоров. Предметом исследования настоящей статьи являются договоры по отчуждению объектов интеллектуальной собственности. С целью их детального изучения следует разобраться с понятиями «отчуждение», «передача» и «реализация».

  В теории права под реализацией права понимают претворение, воплощение предписаний юридических норм в жизнь путем правомерного поведения субъектов общественных отношений [1, с. 412].. По данному вопросу С.А.Судариков пишет, что продажа исключительного права может осуществляться в двух формах: отчуждение (уступка) прав и передача прав. При отчуждении прав продается все исключительное право. При передаче прав – часть делимого исключительного права одному или нескольким лицам. В первом случае исключительное право может переходить только к одному лицу, поэтому такая передача называется исключительной. Во втором случае к нескольким лицам, поэтому такая передача называется неисключительной. По мнению автора, отчуждение исключительного права – это переход всего права по письменному договору от правообладателя к правопреемнику на установленных ими условиях. Передача исключительного права на объект интеллектуальной собственности – это переход права по письменному лицензионному договору от правообладателя к правопреемнику на установленных ими условиях [2, с. 267–270].

  То есть под отчуждением исключительных прав следует понимать передачу приобретателю всего исключительного права. Для правообладателя это означает полную утрату своих исключительных прав. По договорам о передаче исключительных прав на тот или иной объект приобретателю передается только часть исключительных прав, при этом правообладатель продолжает быть носителем исключительных прав.

  Одна из форм распоряжения имущественными правами на интеллектуальную собственность – договор об отчуждении (уступке) имущественных исключительных прав. Такое отчуждение (уступка) имущественных исключительных прав может осуществляться относительно как полного объема прав, так и их части. Соответственно, данный тип договоров в сфере интеллектуальной собственности имеет большое теоретическое и практическое значение. Договоры по отчуждению исключительных прав существенно отличаются от других типов договоров в сфере интеллектуальной собственности, потому что правообладатель производит отчуждение принадлежащих ему исключительных прав другому лицу, равно как не только сам автор может производить отчуждение своего имущественного права.

 Многие страны признают отчуждение исключительных прав, то есть законодательство дает возможность автору или иному правообладателю полностью уступить исключительное право другому лицу, которое становится владельцем права интеллектуальной собственности. С.А.Судариков отмечает, что отчуждение исключительного права, как правило, оформляется договором отчуждения исключительного права или договором его уступки. Существуют случаи нетрадиционной уступки исключительного права. Во-первых, исключительное право на объект интеллектуальной собственности может быть уступлено правообладателем обществу, то есть передано в общественное достояние до истечения срока действия исключительного права. Во-вторых, государство с согласия автора может выкупить исключительное право на объект интеллектуальной собственности с его переходом в общественное достояние. В-третьих, при продаже оригинала произведения автор уступает некоторые исключительные права на это произведение (картины, скульптуры, иной объект изобразительного и прикладного искусства), в частности, право на публичный показ оригинала или экземпляра произведения для его рекламы и возможной перепродажи [2, с. 270–272].

 Не все ученые согласны с мнением, что договор уступки – договор по отчуждению исключительных прав. Есть мнения, что он входит в систему договоров по передаче исключительных прав. Так О.А. Городов считает, что юридически обеспеченная возможность передачи исключительного права на товарный знак обусловлена свойством оборотоспособности указанного права, предполагающей его участие в гражданском обороте наряду с иными объектами. Передача исключительного права на товарный знак (уступка товарного знака) является одной из возможных форм распоряжения исключительным правом на средство индивидуализации производимой продукции [3, с. 234].  

 На наш взгляд, договор уступки исключительных прав следует признать договором, по которому происходит отчуждение исключительных прав, поскольку фактически меняется правообладатель, причем отчуждать исключительные права может не только сам автор, но и последующие правообладатели.

 Характеризуя договоры об отчуждении исключительных прав, О.А.Рузакова отмечает следующие черты этого договора. Во-первых, целью договоров является переход исключительного права от одного лица к другому по воле правообладателя с возможностью приобретателя как самому использовать охраняемый объект, так и распоряжаться исключительным правом на него в полном объеме в пределах сроков действия исключительного права, установленных законом (с передачей права распоряжения как у первоначального правообладателя). Во-вторых, у правообладателя, который производит отчуждение, исключительное право не сохраняется. В-третьих, приобретатель исключительного права может быть ограничен исключительными, неисключительными, а также смешанными лицензиями, выданными отчуждателем исключительного права или предыдущими правообладателями. В-четвертых, приобретатель по общему правилу становится правопреемником правообладателя в имущественных правоотношениях, возникающих по поводу охраняемого объекта. В-пятых, правоотношения, возникающие между правообладателем и приобретателем исключительного права, являются обязательственными, а между приобретателем и всеми иными лицами, за исключением лицензиатов по ранее выданным лицензиям, – абсолютными [4, с. 220].

 В продолжение рассматриваемой темы отмечу мнение А.С.Фалалеева, который считает, что сущность договора об отчуждении исключительного права в том, что приобретатель на определенное время (срок действия исключительного права) получает в полном объеме имущественную часть (право использования и распоряжения) авторских прав с ограничением (только с согласия автора) последующей ее передачи (распоряжения) другому лицу[5, с. 44].

 Мы не согласны с данным мнением. Считаем, что передача исключительного права осуществляется приобретателю, который уже сам по своему усмотрению решает дальнейшую судьбу отчужденного исключительного права. В свою очередь, правообладатель утрачивает исключительное право и, соответственно, не может ограничивать приобретателя в его праве распоряжения.

 Обращаясь к законодательству, следует отметить, что договор по отчуждению исключительных прав закреплен в ГК РФ. В то же время п. 4 ст. 15 закона Республики Казахстан от 10 июня 1996 г. № 6-I «Об авторском праве и смежных правах» (далее – ЗоАП) гласит, что личные неимущественные права автора, предусмотренные настоящей статьей , являются неотчуждаемыми.  

 Право на использование объекта интеллектуальной собственности посредством уступки предусмотрено и для охранного документа на селекционное достижение, полученного на основании закона от 13 июля 1999 г. № 422-I «Об охране селекционных достижений». Оно может быть передано только при уступке патента на это селекционное достижение, в связи с которым это право предоставлено. Таким образом, законодательство Казахстана предусматривает возможность уступки охранного документа на объекты промышленной собственности.

 По нашему мнению, договор уступки исключительных прав относится к типу договоров отчуждения исключительных прав. Патентным законом предусмотрены договор уступки охранного документа и договор уступки права на его получение. Рассмотрим также договор переуступки права на подачу заявки на изобретение.

 Исходя из того, что понятие «право на получение охранного документа на изобретение» является более широким нежели понятие «право на подачу заявки на получение охранного документа на изобретение», включая его, а также другие права, например, на представление материалов в уполномоченном государственном органе, на личное участие в рассмотрении заявки и т.д., мы можем сделать вывод, что перед нами один тип договора, который более верно было бы обозначить как договор уступки права на получение охранного документа. Выделение в данном случае первичности или производности права на изобретение не имеет юридического смысла. Сущность данного типа договора- в передаче права на получение охранного документа. Передать его возможно до или после подачи заявки на выдачу охранного документа, но до регистрации изобретения в соответствующем государственном реестре.

 Вместе с тем, если уступается право на подачу заявки, то нельзя говорить о договоре на использование изобретения. Фактически изобретение, конечно есть, но юридически еще не признано уполномоченным органом. Если уступается право на получение охранного документа, то есть после подачи заявки, мы можем говорить о договоре на использование изобретения.

 Из вышесказанного не вытекает, что мы имеем дело с разными типами договоров. Суть их одна – передача имущественного права от правообладателя к правопреемнику. Однако в первом случае это право еще не признано государством, во втором – как бы признано, а в третьем (при уступке охранного документа) это право признано государством.

 Особенность данных отношений в том, что государство во всех трех случаях может не наделить (лишить) правом на изобретение лицо, претендующее (обладающее) на него. И тогда возникает проблема действительности заключенного договора и правомерности действий сторон в соответствии с договором. Заключая договор переуступки права на получение охранного документа на изобретение, стороны вступают в обязательственные отношения, становятся кредитором и должником. В счет исполнения обязательства каждая из них обязана выполнить определенные действия: передать информацию об изобретении либо уплатить деньги. Из этого следует, что стороны должны более тщательно формулировать условия договора уступки прав на получение охранного документа, предусматривая возможность своего возврата в первоначальное положение в случае отказа государства в выдаче охранного документа либо лишения его. Таким образом, договор переуступки права на подачу заявки на получение охранного документа на изобретение регулирует возмездную либо безвозмездную передачу права от правообладателя к правопреемнику на получение охранного документа на изобретение и является разновидностью договора уступки права на изобретение, как и договор уступки права на получение охранного документа на изобретение.

 Договор уступки (переуступки) права на подачу заявки на получение охранного документа может быть заключен лишь до подачи заявки на получение охранного документа на изобретение. После подачи заявки это уже будет договор уступки (переуступки) права на получение охранного документа, а после получения охранного документа – договор уступки охранного документа на изобретение.

 Если субъектом договора уступки охранного документа на изобретение может быть лишь патентообладатель, то в договоре уступки (переуступки) права на подачу заявки на получение охранного документа и договоре уступки (переуступки) права на получение охранного документа передающий право не является патентообладателем. Им может быть любое лицо: как автор изобретения, носитель первичного права, так и наследник либо другое лицо – носитель вторичного права.

 Существуют точки зрения о сходстве договора уступки с лицензионным договором, что связано с проблемой типологии договоров. Однако передать исключительные права по лицензионному договору может только патентообладатель. Лицензионный договор также не может быть заключен до момента выдачи охранного документа. По лицензионному договору передается часть исключительного имущественного права на использование изобретения, в зависимости от вида договора (исключительной или неисключительной лицензии). По договору уступки, как мы уже отмечали, права передаются, как правило, полностью.

 Если лицензионный договор действует до срока, установленного соглашением сторон или до окончания срока действия охранного документа, то исследуемые договоры – до момента подачи заявки на изобретение или же до момента получения охранного документа на изобретение соответственно. После этого договор прекращает свое действие как надлежаще исполненный сторонами. Но по обоим видам договоров правопреемник в конечном счете получает от уполномоченного государственного органа охранный документ и с ним исключительное право на использование изобретения. Поскольку регистрация существует и необходима, то выход видится в следующем: договор уступки (переуступки) права на подачу заявки на изобретение и договор уступки (переуступки) права на получение охранного документа на изобретение заключаются под отлагательным условием о возникновении исключительного права у правопреемника в зависимости от признания данного объекта изобретением уполномоченным государственным органом Республики Казахстан.

 Легального определения договора уступки охранного документа на изобретение в законодательстве Казахстана нет. Нет его и в доктрине. Объяснить этот феномен затруднительно, поскольку договор известен давно, а возникновение его необходимо приурочить к появлению изобретения. В настоящее время он довольно распространен. Лицо, желающее получить права из охранного документа на то или иное изобретение, заинтересовано в переходе к нему исключительного права, вытекающего из данного охранного документа. Сам охранный документ административного органа государства такого права не дает, его может передать патентообладатель.  

 Сущность договора уступки охранного документа на изобретение – в передаче исключительного права на его использование, а не в передаче охранного документа или еще чего-либо (например, чертежей, схем, диаграмм, графиков и т.д.). Получив права из охранного документа, правопреемник вправе использовать изобретение по своему усмотрению. Таким образом, договор уступки права на изобретение можно охарактеризовать как сделку, обязательственно-правовое отношение патентообладателя и правопреемника по поводу отчуждения исключительного права на использование изобретения в целях перехода имущественных правомочий от одного лица к другому.

 При уступке охранного документа на изобретение патентообладателем к другому лицу переходит исключительное право на использование изобретения, но за ним остаются личные неимущественные права. Представляется, что уступка охранного документа на изобретение есть смена субъекта, управомоченного использовать изобретение. Правообладатель не использует изобретение сам, но вправе получать от правопреемника денежные суммы за использование им изобретения.

 Казахстанское законодательство не обусловливает уступку охранного документа на изобретение обязанностью уплаты за это денег или предоставлением другого эквивалента. Значит, этот договор может быть как возмездным, так и безвозмездным. Можно предположить, что сущность договора уступки охранного документа на изобретение заключается в возмездной либо безвозмездной передаче субъективного исключительного права на использование изобретения от патентообладателя (правообладателя) к другому лицу (правопреемнику).

 Таким образом, договоры о передаче (уступке) исключительных прав на изобретение можно рассматривать в качестве самостоятельных договоров гражданско-правового характера. Предметом таких договоров является обязательство особого рода – передача (уступка) исключительного права. Вместе с тем к такому виду обязательства вполне применимы нормы гражданского законодательства о цессии. При передаче (уступке) исключительного права правомочие правообладателя – запрещать использование изобретения другими лицами, как связанное с содержанием исключительного права.

 Другой аспект договоров об отчуждении исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности – возможность их отчуждения посредством смешанных договоров, к примеру, договора дарения, мены или продажи предприятия. Данные отношения также законодательством Казахстана не урегулированы.

 А.Касьянов пишет, что возможность дарения исключительных прав обусловлена присущим исключительному праву свойством отчуждаемости, а также тем, что за счет передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации происходит увеличение в составе имущества приобретателя и уменьшение в составе имущества первоначального правообладателя1.

 1 Касьянов А. Отчуждение исключительного права на основании смешанных договоров//ИС. 2011. № 8. С. 54.

 Определенная проблема также кроется в случае, когда исключительные права входят в состав предприятия как имущественного комплекса. По мнению А. Касьянова, в рамках договора продажи предприятия происходит передача предприятия в целом как имущественного комплекса. Поэтому, когда в состав предприятия включены исключительные права, то одновременно с его продажей происходит распоряжение исключительными правами посредством их отчуждения, то есть передачи покупателю в полном объеме. Из этого автор делает вывод, что отчуждение исключительных прав представляет собой один из элементов содержания сложного правоотношения, возникающего на основании договора продажи предприятия2.

 2 Касьянов А. Отчуждение исключительного права как элемент договора продажи предприятия//ИС. 2011. № 5. С. 17.

 Позволим себе не согласиться с данным мнением. Конечно, предприятие представляет собой имущественный комплекс, но на практике при его продаже отчуждение исключительных прав всегда подлежит установленной для объектов интеллектуальной собственности регистрации в уполномоченном органе. В противном случае уполномоченный орган не признает правообладателем исключительных прав приобретателя предприятия.

 Определенные трудности понимания возникают при отчуждении экземпляров программ для ЭВМ. Как правило, такая передача возможна на основании лицензионного договора, но носитель программы ЭВМ является вещью, а продажа вещей, как известно, осуществляется посредством договора купли-продажи.

 В данном случае мы солидарны с позицией В.Витко, который считает, что исходя из самой природы результата интеллектуальной деятельности, можно говорить лишь о передаче права собственности только на материальный носитель, а не на экземпляр программы как «бестелесную невещь», представляющий собой двуединую неделимую совокупность «невещи» и «вещи». Это согласуется и с содержанием исключительного права, в состав которого входят два правомочия: «использование» и «распоряжение». При этом объектом правомочия «использование» выступает сам результат интеллектуальной деятельности, а объектом правомочия «распоряжение» – право использования результата интеллектуальной деятельности, то есть использовать можно сам объект, а распоряжаться только правами на него, но не самим объектом. Таким образом, исходя из природы объектов интеллектуальной собственности, содержания исключительного права можно сделать вывод, что непосредственно экземпляр программы для ЭВМ не может быть объектом договора купли-продажи, так как экземпляр программы – это не более чем образ, который не влечет за собой применение к нему норм вещного права, и при этом право на материальный носитель есть лишь способ получить то («невещь»), что находится на нем [6, с. 87].

 Поэтому важно понимать правовую природу объектов права интеллектуальной собственности. Благодаря ей становится понятно, как соотносится объект права интеллектуальной собственности и материальный носитель, на котором он объективирован, и обладание им еще не означает обладанием комплексом исключительных прав на него.

 1. Теория государства и права. курс лекций/Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. М.: Юристъ, 1999.

 2. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности: Учебник. М.: Проспект, 2009.

 3. Городов О.А. Право на средства индвивидуализации: товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товара, фирменные наименования, коммерческие обозначения. М.: Волтерс Клувер, 2006.

 4. Рузакова О.А. Договоры об отчуждении исключительного права//Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика. Вып. 33/Под ред. А.Г.Диденко. Алматы: Раритет. 2009.

 5. Фалалеев А.С. Полное отчуждение и частичная уступка имущественных прав автора произведения//Патенты и лицензия. 2011. № 4.

 6. Витко В. Правовая природа договоров об отчуждении экземпляров программ для ЭВМ//Хозяйство и право. 2008. № 8.