В данной статье рассматривается проблема исчерпания прав на средства индивидуализации, в частности на товарные знаки, при этом раскрываются основные подходы по разрешению в законодательном порядке данной проблемы. При освещении принципа исчерпания права анализируется законодательство Республики Казахстан, Российской Федерации, а также судебная практика.
Принцип исчерпания исключительных прав в законодательстве Республики Казахстан Опубликовано в журнале Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – № 12. – 2012 С. 61–69
А. Амангельды, канд. юрид. наук, докторант НИИ частного права Каспийского общественного университета (г. Алматы, Республика Казахстан)
Ключевые слова: исчерпание прав, товарный знак, международное исчерпание прав, региональное исчерпание прав, национальное исчерпание прав.
This article deals with the problem of exhaustion of the means of individualization, in particular to trademarks, with expanded basic approaches to resolve in law to the problem. In covering the principle of exhaustion of rights is analyzed legislation of Kazakhstan, the Russian Federation, as well as case law.
Keywords: еxhaustion of rights, trademark, international exhaustion, regional exhaustion of rights, national exhaustion.
Немногим более 200 лет назад в экономический оборот вошел новый вид объектов – результаты интеллектуальной деятельности (далее – РИД). До этого в нем участвовали только материальные объекты – природные ресурсы и результаты материального производства. Правовую основу их экономического оборота составляло право собственности. На новом этапе объектом рыночных отношений стал принципиально новый объект – нематериальный.
Развитие современных технологий привело к увеличению масштабов и резкому росту интенсивности использования объектов интеллектуальной собственности (далее – ОИС), которая постепенно становится важнейшим фактором общественного производства.
В последние десятилетия особенно актуальной является проблема создания адекватного современным условиям юридического обеспечения общественных отношений, связанных с созданием и использованием ОИС.
Развитие современных технологий, вовлечение в процессы глобализации, развитие международной торговли требуют постоянного совершенствования законодательства в сфере ИС, которое должно обеспечить адекватную современным условиям охрану объектов права ИС на национальном и международном уровнях.
В последнее время проблематике отношений в сфере оборота РИД уделяется достаточно большое внимание в научных правовых исследованиях. Однако проблемы права ИС чаще всего исследуются преимущественно с точки зрения необходимости совершенствования охраны отдельных видов ОИС или усиления защиты отдельных прав ИС.
Пока недостаточно изученными являются вопросы исчерпания исключительных прав или, «параллельного импорта». Исследования в данной области имущественных прав проведены не полностью, и данной проблеме уделено недостаточно внимания, что порождает значительные трудности для правоприменительной практики относительно вопросов использования в гражданском обороте РИД и исключительных прав на них.
Как отмечает М. Лабзин, с одной стороны, затронуты интересы параллельных импортеров, не имеющих разрешения на ввоз товара правообладателя, а, с другой – правообладателей вместе с официальными дилерами и дистрибуторами, главное оружие которых – формулировки законов, а поле сражения – суды всех уровней.1
Разрешение данной коллизии особенно важно для малого и среднего бизнеса, ведь продажа той или иной продукции (услуг) может быть ограничена из-за необходимости получать разрешение правообладателя, и, как следствие, – подавляющее большинство представителей малого и среднего бизнеса в торговле окажутся без работы, а, соответственно, цены на товары будут неизбежно расти.
К примеру, если компания планирует приобрести за рубежом оригинальную продукцию известного бренда не у производителя, а на свободном рынке, а затем привезти ее на территорию Республики Казахстан и продавать без какого-либо разрешения правообладателя, то какие правовые риски последуют для того, кто занимается реализацией данной продукции? И означает ли это, что продукцией под известной торговой маркой в Республике Казахстан могут торговать только компания-правообладатель, либо официальный дистрибутор?
В последние годы в Республике Казахстан возрастает интерес к исследованию проблемы исчерпания исключительных прав в связи с тем, что развивается рынок импорта товаров и услуг и совершенствуется законодательство в этой области.
Как известно, в целях обеспечения свободного перемещения товаров и создания благоприятных условий для торговли, а также развития экономической интеграции Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации (далее – РФ) было принято решение об объединении соответствующих таможенных территорий и создании Таможенного союза в Евразийском экономическом сообществе (далее – ЕврАзЭС).
Гражданский кодекс Республики Беларусь предусматривает территориальный принцип исчерпания прав на товарные знаки (далее – ТЗ), в Республике Казахстан применяется международный принцип исчерпания прав , а в ст. 1487 ГК РФ содержится прямое указание на территориальный принцип исчерпания исключительных прав на ТЗ. Так, возникает коллизия в гражданско-правовом регулировании отношений в сфере применения принципа исчерпания прав на ТЗ, которая может быть преодолена путем выбора и закрепления единого принципа исчерпания исключительного права на ТЗ для всех стран Таможенного союза. Но на сегодняшний момент единый правовой механизм, необходимый для разрешения подобных споров, возникающих в связи с проблемой определения правомерности параллельного импорта, отсутствует.
В Основах гражданского законодательства государств – членов ЕврАзЭС (далее – Основы) отмечается, что не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого ТЗ в отношении товаров, которые были правомерно введены в гражданский оборот на территории государств – членов ЕврАзЭС непосредственно правообладателем или другими лицами с его согласия.
Возникшее в условиях рыночной экономики исключительное право на РИД дает его обладателю возможность получать прибыль посредством его самостоятельного использования (что в большей мере характерно для средств индивидуализации) либо распоряжения самим исключительным правом (что, по мнению автора, в большей степени относится к РИД). В последнем случае цель достигается введением соответствующего объекта исключительного права в гражданский оборот посредством различных сделок, по общему правилу возмездных. Тем самым исключительное право на распространение этих объектов (в виде экземпляров произведения, изобретения в изделиях, товарного знака на товаре и т.п.) исчерпывается и на дальнейшем обращении соответствующих материальных носителей юридически не сказывается [1]. 1
Под исчерпанием интеллектуальных прав (англ. – «exhaustion») понимается прекращение контроля правообладателя за судьбой товара, с выраженным в нем ОИС, при условии правомерного введения объекта в гражданский оборот. В строго юридическом значении это ограничение исключительных прав. Не утрата, а именно ограничение, поскольку субъективные права действуют, но не применяются в конкретном случае. Всемирной организацией интеллектуальной собственности (далее – ВОИС) «исчерпание» понимается как одно из ограничений прав ИС: «Как только продукт, охраняемый правом ИС, был сбыт на рынке либо вашим малым и средним предприятиям (далее – МСП), либо другими с вашего согласия, права ИС на коммерческую эксплуатацию этого данного продукта не могут более осуществляться вашим МСП, поскольку они «исчерпаны». Иногда это ограничение называется также «доктрина первой продажи», поскольку права на коммерческую эксплуатацию данного продукта заканчиваются после первой продажи продукта. Если иное не указано в законодательстве, то ваше МСП не может более контролировать последующие акты перепродажи, аренды, займа или других форм коммерческого использования третьими сторонами. Достигнуто достаточно широкое согласие в отношении того, что это применяется, по крайней мере, в условиях внутреннего рынка» 2 .
В этой связи следует отметить, что в действующем законодательстве Республики Казахстан единственное положение, которое в определенной степени касается ограничений прав ИС, это п. 3 ст. 964 ГК РК, который гласит, что «ограничения исключительных прав, признание этих прав недействительными и их прекращение (аннулирование) допускаются в случаях, пределах и порядке, установленных ГК и иными законодательными актами» 3 .
В юридической литературе исчерпание прав делят по территориальному признаку:
– национальный – исключительные права исчерпываются при первом правомерном введении в гражданский оборот внутри страны происхождения товара с выраженным в нем ОИС (Россия, США, Китай);
– международный – исключительные права исчерпываются при соблюдении тех же исходных условий независимо от региона (Япония, Швейцария);
– региональный – исключительные права исчерпываются с началом оборота в одной из стран-партнеров (Европейский союз).4
Исходя из данной классификации, очевидно, что в Основах закреплен принцип регионального исчерпания исключительных прав. При этом следует отметить, что важным признаком исчерпания прав является правомерное введение товара в гражданский оборот.
При применении международной модели исчерпания возникает так называемый параллельный импорт товаров, первоначально введенных в имущественный оборот в любой стране мира5 .
В соответствии с Законом Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле» импорт определен как «реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг резидентом нерезиденту (нерезидентом резиденту)» 6 .
В свою очередь в юридической литературе «серым», или параллельным импортом, называется «ввоз (импорт) на территорию страны товаров – носителей (форм) объектов исключительных прав, осуществляемый не самими обладателями этих исключительных прав или лицами, действующими по их поручению («официальными дилерами»), а третьими (посторонними) лицами, т. е. предпринимателями, закупившими эти товары за границей от своего имени и за свой счет у того же самого правообладателя или пресловутых дилеров и самостоятельно ввезшими их на территорию этой страны» 1 .
На сайте ВОИС представлены комментарии по поводу данного принципа. Параллельный импорт означает импорт товаров за рамками каналов распределения, о которых имеется договоренность с изготовителем. Поскольку изготовитель/владелец ИС не имеют договорной связи с параллельным импортером, импортируемые товары иногда называются «товары серого рынка», что на деле не совсем точно, поскольку как таковые товары являются оригинальными и лишь каналы распределения не контролируются изготовителем/владельцем ИС. Основываясь на праве на импорт, которым право ИС наделяет собственника ИС, последний может попытаться возразить против такого импорта с тем, чтобы разделить рынки. Однако, если маркетинг продукции за границей владельцем ИС или с его согласия приводит к исчерпанию внутреннего права ИС, право на импорт также исчерпывается и на него нельзя более ссылаться в действиях против такого параллельного импорта. 2
Таким образом, параллельный импорт может считаться нарушением национального режима исчерпания, а правообладатель утрачивает так называемый контроль своего права при первом правомерном введении объекта исключительных прав в имущественный оборот.
Уже некоторое время в профессиональной печати ведутся дискуссии о том, какой из видов исчерпания следует использовать? Это имеет важное значение для Республики Казахстан, поскольку данный аспект практически не изучен.
Вышеуказанные принципы имеют различные последствия в зависимости от того, применяет ли страна импорта концепцию национального, регионального или международного исчерпания прав. Концепция национального исчерпания прав не позволяет собственнику ИС контролировать коммерческую эксплуатацию товаров, предложенных на внутренний рынок собственником ИС или с его согласия. Однако собственник ИС (или его уполномоченный представитель) может возражать против импорта оригинальных товаров, сбываемых на рынках за границей, на основе права на импорт. В случае регионального исчерпания прав – первая продажа охраняемой продукции собственником ИС или с его согласия ведет к исчерпанию любых прав ИС в отношении этих данных продуктов не только внутри страны, но и во всем регионе, и против параллельного импорта в регионе более нельзя возражать на основе права ИС. Если страна применяет концепцию международного исчерпания прав , права ИС считаются исчерпанными, как только продукция была продана собственником ИС или с его согласия в любой части мира. 3
По мнению Т. Нешатаевой, международный принцип исчерпания прав на товарный знак эффективен, соразмерен и согласуется с особенностями правовых функций ТЗ 4 . Безусловно, применение международного принципа исчерпания прав позволяет избежать множества проблем, и вне зависимости от региона, можно вводить в оборот ту или иную продукцию.
Вопрос применения вида исчерпания исключительных прав не может быть решен без точного выявления последствий применения каждого из данных видов. Рассмотрим это на примере ТЗ. В соответствии с определением, данным в ст. 1 Закона РК «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 26 июля 1999 г. № 456-I (далее – Закон РК о ТЗ), ТЗ, знак обслуживания это обозначение, зарегистрированное или охраняемое без регистрации в силу международных договоров, в которых участвует Республика Казахстан, служащее для отличия товаров (услуг) одних юридических или физических лиц от однородных товаров (услуг) других юридических или физических лиц.
Владелец ТЗ имеет исключительное право пользования и распоряжения принадлежащим ему ТЗ в отношении указанных в свидетельстве товаров и услуг. Никто не может использовать охраняемый в Республике Казахстан ТЗ без согласия владельца, но п. 3 ст. 964 ГК РК допускает ограничения исключительных прав.
Будучи видом абсолютного права, исключительное право на ТЗ имеет некоторые особенности:
Объект исключительного права на ТЗ нематериален.
Возникновение исключительного права на ТЗ связано с фактом государственной регистрации. При этом исключительное право на ТЗ ограничено перечнем товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован.
Исключительное право имеет территориальные пределы – поскольку ТЗ охраняется в пределах государства (государств), на территории которого он зарегистрирован.
Исключительное право на ТЗ имеет временные пределы.
Для исключительного права на ТЗ характерно особое содержание (совокупность правомочий).
Субъектом исключительного права на ТЗ могут быть только юридические и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.
Исключительное право на ТЗ является имущественным правом, поскольку и сам ТЗ, и право на него обладают определенной ценностью и призваны удовлетворить материальный интерес правообладателя.
Для исключительного права на ТЗ характерна его отчуждаемость: любые сделки с ТЗ имеют своим объектом именно право на ТЗ, который будучи нематериальным объектом, не может быть отчужден сам по себе.
Для исключительного права на ТЗ характерен институт исчерпания прав: правообладатель ТЗ не вправе запретить использование ТЗ другим лицам в отношении товаров, введенных под таким ТЗ им самим или с его согласия в гражданский оборот на территории РФ.
Возникновение и осуществление исключительного права связаны с необходимостью учитывать и защищать интересы потребителей товаров, маркированных ТЗ.
Исключительному праву на ТЗ присущи специальные способы защиты. 1
Очевидно существование проблемы, разрешение которой требует выработки четкой позиции, но она пока в Республике Казахстан не до конца изучена. С одной стороны, правообладатель ТЗ не вправе запретить использование ТЗ другим лицам в отношении товаров, введенных под таким ТЗ им самим или с его согласия в гражданский оборот, а с другой – исключительное право правообладателя пользования и распоряжения принадлежащих ему ТЗ в отношении указанных в свидетельстве товаров и услуг. Никто не может использовать охраняемый в Республике Казахстан ТЗ без согласия владельца.
Нельзя сказать, что казахстанское законодательство не решает проблему исчерпания исключительных прав. Так, Законом от 12 января 2012 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ИС» были внесены поправки в действующее законодательство, в соответствии с которыми были предусмотрены нормы, касающиеся исчерпания исключительных прав.
Подпункт 6 ст. 12 Патентного закона РК гласит, что не признается нарушением исключительного права патентообладателя ввоз на территорию Республики Казахстан, применение, предложение к продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей средств, содержащих охраняемые объекты промышленной собственности, если они ранее были введены в гражданский оборот на территории Республики Казахстан патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя.
Статья 19 Закона РК о ТЗ дополнена пунктом 7 следующего содержания: «Не является нарушением исключительного права на ТЗ использование этого ТЗ другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Республики Казахстан непосредственно правообладателем или с его согласия».
Таким образом, очевидно, что законодатель применил национальный принцип исчерпания прав , что не позволяет правообладателю контролировать коммерческую эксплуатацию товаров, предложенных на внутренний рынок правообладателем или с его согласия, но все же он может возражать против импорта оригинальных товаров, сбываемых на рынках за границей, на основе права на импорт. По мнению автора статьи, если при разрешении споров исходить из интересов правообладателя, то это так или иначе отразится на практике, но принцип исчерпания существует с целью ограничения прав обладателей исключительных прав при последующем распространении товаров, содержащих ОИС в целях гибкости рынка реализации товаров и их свободного перемещения.
В соответствии со ст. 1272 ГК РФ «если оригинал или экземпляры правомерно опубликованного произведения введены в гражданский оборот на территории РФ путем их продажи или иного отчуждения, дальнейшее распространение оригинала или экземпляров произведения допускается без согласия правообладателя и без выплаты ему вознаграждения, за исключением случая, предусмотренного статьей 1293» 1 . Указанным исключением являются случаи применения права следования.
Согласно ст. 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на ТЗ использование этого ТЗ другими лицами в отношении товаров, «которые были введены в гражданский оборот на территории РФ непосредственно правообладателем или с его согласия» 2 .
В специальной литературе отмечается, что отсутствие в законодательстве положений об исчерпании исключительного права становится серьезнейшим препятствием для реализации таких основополагающих начал организации современной экономики, как свобода перемещения товаров, свобода конкуренции, неприкосновенность собственности. Достижению этого способствует, конечно же, международный режим исчерпания прав. Вместе с тем считается, что его повсеместное (универсальное) применение могло бы без достаточных оснований умалить возможности обладателей исключительных прав по извлечению прибыли от эксплуатации объектов исключительных прав; стремлением к тому, чтобы избежать такого рода упреков, и объясняется практика применения большинством государств (включая РФ) в отношении ключевых результатов национального режима исчерпания исключительных прав на них3 .
Тем не менее, как и в России, в Республике Казахстан тоже установлен национальный режим исключительных прав, вместе с тем, для этих государств с принятием Основ будет действовать региональный принцип исчерпания, поскольку в связи с введением единого экономического пространства национальный режим исчерпания будет лишь препятствием для свободного перемещения товаров по территории ЕврАзЭС, в суды будут массово подаваться иски о нарушении исключительных прав правообладателей.
Следует отметить, что казахстанская судебная практика не богата примерами реализации принципа исчерпания исключительных прав. Однако необходимость его действия очевидна. К примеру, известным стал случай, когда компания Hyundai Motor Company обратилась с иском в суд к ТОО «Алматы Такси» о возложении обязанности на последнее о прекращении нарушения исключительных прав на зарегистрированные в РК ТЗ, в том числе, о запрете ввоза, рекламы, предложения к продаже и продажи товаров с использованием ТЗ. В этом иске также содержалось требование обязать ТОО «Алматы Такси» уничтожить рекламные вывески, плакаты и иные рекламно-информационные материалы, содержащие ТЗ Hyundai Motor Company. Компания Hyundai Motor Company мотивировала свои требования тем, что в ввиду того, что ввезенные ТОО «Алматы Такси» автомобили были подвергнуты воздействию огня, морской воды, дыма и противопожарной пены при тушении пожара, возникшего на судне во время их перевозки для продажи в США, продажа этих автомобилей наносит вред репутации истца, его фирменному наименованию.
ТОО «Алматы Такси» аргументировало тем, что не нарушает исключительное право истца на ТЗ, так как при рекламе и купле-продаже товара, на котором надлежащим образом нанесен ТЗ изготовителем – владельцем ТЗ, не имеет место несанкционированное введение ТЗ в гражданский оборот. Однако иск был удовлетворен, и ТОО «Алматы Такси» решением суда было запрещено осуществлять ввоз в РК автомобилей, обозначенных ТЗ «Hyundai»1 . И Верховный суд РК в этой части решение суда менять не стал. Это, по мнению автора, объясняется тем, что на тот момент (а дело разбиралось в 2005 г.) отсутствовали нормы об исчерпании исключительных прав. И решение, возможно, было бы совершенно иным, ведь если бы компания Hyundai Motor Company как правообладатель ТЗ «Hyundai» ввела бы в гражданский оборот автомобили указанной марки на территории РК, то не исключено, что решение о запрете ТОО «Алматы Такси» на ввоз и продажу указанных автомобилей не было принято судом. В этом и смысл подобных ограничений исключительных прав, в том, чтобы исключить бесконечные судебные тяжбы между правообладателями и продавцами товаров. А учитывая, что нормы об исчерпании исключительных прав были внесены в действующее законодательство относительно недавно в соответствии с Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам интеллектуальной собственности» от 12 января 2012 г. № 537-IV ЗРК, то и в судебной практике пока не выработана четкая позиция.
Идея исчерпания – ограничить монополию правообладателя, а не создать новую монополию в лице дистрибутора – очередного правообладателя на определенной территории2 .
В Российской Федерации многочисленные судебные прецеденты в настоящее время свидетельствуют, что законодательство о ТЗ и положения о защите исключительных прав должны применяться в следующем порядке. Правообладатель ТЗ имеет исключительное полномочие на ввоз из-за рубежа на территорию РФ его собственного товара, на котором ТЗ был применен им или с его согласия, а сам товар был правомерно введен в оборот на территории какой-либо другой страны, не России. Неразрешенный ввоз таких товаров правообладателя в России является нарушением исключительного права на ТЗ, но при этом не образует состав административного правонарушения. То есть правообладатель имеет право запрещать такой ввоз его собственного товара посредством иска о защите гражданского права и требовать выплаты компенсации, но к административной ответственности (а тем более уголовной) импортера и российского продавца привлечь нельзя.
По мнению автора, данная позиция вполне справедлива, нельзя не учитывать интересов правообладателя ТЗ, тогда нет никакого смысла в процедурах регистрации ТЗ и уступки прав на ТЗ. И это касается не только правообладателей ТЗ, такое правило должно распространяться на всех обладателей исключительных прав.
Другой проблемой действия принципа исчерпания является распространение товаров посредством использования Всемирной глобальной сети Интернет. Данную проблему обозначил Д. Братусь, по мнению которого, Интернет – категория внепространственная. Следовательно, главный критерий принципа исчерпания – место введения в гражданский оборот – в рассмотренных случаях не соблюдается1 .
Разрешая проблему действия ограничений при распространении товаров посредством сети Интернет сложно определить территорию коммерческой эксплуатации и факт первого правомерного введения товаров, содержащих объект ИС, в гражданский оборот, т.е. основные критерии в данном случае трудно идентифицировать.
1 Лабзин М.В. Параллельный импорт: право против эмоций // Патенты и лицензии. – 2011. – № 7. – С. 2.
1 Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского – М.: Статут, 2008. – С. 299.
2 http://www.wipo.int/sme/ru/ip_business/export/international_exhaustion.htm
3 Гражданский кодекс Республики Казахстан от 1 июля 1999 года № 409-I // ИС «Параграф»
4 Братусь Д.А. Проблемы исчерпания исключительных прав// Юрист.№11.2011. С. 67.
5 Нешатаева Т. Проблема исчерпания исключительных прав в судебной практике Российской Федерации // Юрист. №4. 2011. С. 79.
6 Закон Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле» от 13 июня 2005 года № 57-III ЗРК // ИС «Параграф»
1 Белов В.А. Гражданское право. Т. III. Особенная часть. Абсолютные гражданско-правовые формы: учебник. М: Юрайт. 2012. С. 461.
2 http://www.wipo.int/sme/ru/ip_business/export/international_exhaustion.htm
3 http://www.wipo.int/sme/ru/ip_business/export/international_exhaustion.htm
4 Нешатаева Т. Указ. соч. С. 79.
1 Шпак Е.С. Исключительное право на товарный знак // Законодательство. – 2009. – № 5. – С. 27-29.
1 Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Россйиской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского . Иссл. Центр частного права. – М.: Статут, 2008 . С. 299.
2 Там же. С. 208.
3 Белов В.А. Гражданское право. Т. III. Особенная часть. Абсолютные гражданско-правовые формы: учебник. М: Юрайт. 2012. С. 461.
1 http://supcourt.kz/rus/ , Инфомационная система «Параграф»
2 http :// www . zakon . kz / page ,1,1,4453168- svobodnyjj - rynok - i - iskljuchitelnye . html
1 http :// www . zakon . kz / page ,1,1,4453168- svobodnyjj - rynok - i - iskljuchitelnye . html
8
Полная версия